本案要旨

在當(dāng)前的市場競爭中，將行業(yè)常用詞匯注冊成商標(biāo)獨占使用的情形并不少見。為了能夠在實際經(jīng)營過程中無風(fēng)險的使用這些缺乏顯著性但卻被注冊成商標(biāo)的詞匯，通過無效宣告程序?qū)⑵湫鏌o效是首選方案。本文以“男士”商標(biāo)無效宣告案為例，就主張商標(biāo)缺乏顯著性的相關(guān)問題進行了探討，并對如何排除此類商標(biāo)障礙給出了建議。

案情

廣東某公司于2009年10月16日申請注冊了第7763084號“男士”商標(biāo)（以下簡稱“爭議商標(biāo)”，商標(biāo)圖樣附后），指定使用在“牙刷,電動牙刷,牙簽盒,清潔布”等產(chǎn)品上。2010年12月21日，該商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊。2015年7月10日，納愛斯集團有限公司（以下簡稱“納愛斯集團”）以爭議商標(biāo)文字“男士”使用在牙刷等商品上缺乏顯著性，易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，將造成不良影響，違反了修改前《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）（八）項、第十一條第一款規(guī)定為由，對該商標(biāo)提出了無效宣告申請。

商標(biāo)評審委員會（以下簡稱“商評委”）經(jīng)審理認(rèn)為，爭議商標(biāo)“男士”使用在指定商品上，屬于僅直接表示了指定商品的消費對象的特點的文字，易使相關(guān)公眾認(rèn)為系對消費受眾的限定或指示，而不宜將其作為商標(biāo)進行識別，難以起到區(qū)分商品來源的作用，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，裁定爭議商標(biāo)予以宣告無效。         

                                                       爭議商標(biāo)

評析

商標(biāo)的顯著性是指商標(biāo)標(biāo)識能夠被識別從而發(fā)揮區(qū)分商品或者服務(wù)提供者的屬性，其是商標(biāo)的本質(zhì)屬性，也是商標(biāo)申請注冊時所應(yīng)具備的最基本條件?！渡虡?biāo)法》第九條及第十一條都對商標(biāo)的顯著性做了相應(yīng)規(guī)定：第九條是總括性要求，即申請注冊的商標(biāo)都應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別；而第十一條分不同情況對商標(biāo)顯著性的具體要求做了明確規(guī)定。其中，第一款第一項是關(guān)于通用名稱、型號、顏色等的規(guī)定，第二項是關(guān)于描述性標(biāo)識顯著性判斷的標(biāo)準(zhǔn)，第三項是兜底性條款，是除前兩項規(guī)定情形外的其他不具有顯著特征的情形。第二款則是關(guān)于經(jīng)使用取得顯著性的規(guī)定。關(guān)于商標(biāo)是否具有顯著性的判斷，并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，實務(wù)中遵循反證法，即證明不屬于法定的缺顯情形。

“男士”商標(biāo)即屬于指示消費對象的缺顯情形。商評委認(rèn)為，“男士”一詞既可以被理解為僅描述了商品的消費對象的特點，也可以被理解為對消費受眾的限定或指示，使用于指定商品上不易使消費者將其作為商標(biāo)進行識別，難以起到區(qū)分商品來源的作用，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。因此依照修改前《商標(biāo)法》第十一條第一款第（二）（三）項之規(guī)定，將爭議商標(biāo)宣告無效。

在該案的無效宣告理由書中，代理人明確指出，“男士”作為對“男子的尊稱”，與“女士”相對，其將消費群體進行了分類，作為商標(biāo)注冊和使用有明顯的不妥之處。因此，該商標(biāo)既存在“缺乏顯著性”的情況，又存在將公用詞匯注冊成商標(biāo)獨占，具有一定的社會不良影響的問題。該商標(biāo)涉嫌“缺乏顯著性”，但是應(yīng)當(dāng)將其歸于何種情形的“缺乏顯著性”，似乎難以定論。因此，該案代理人在無效宣告理由書中，以修改前《商標(biāo)法》第十一條第一款為由主張缺顯，但卻并未明確主張哪一項。商評委在審理時對修改前《商標(biāo)法》第十一條第一款第（一）（二）（三）項分別進行了評述，最后認(rèn)定了爭議商標(biāo)構(gòu)成第（二）（三）項的缺乏顯著性之情形。

雖然商評委并未認(rèn)定爭議商標(biāo)違反修改前《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項之規(guī)定，但筆者認(rèn)為，該商標(biāo)涉嫌不良影響毋庸置疑，且“缺乏顯著性”與“不良影響”以及現(xiàn)行《商標(biāo)法》中的第十條第一款第（七）項“使消費者產(chǎn)生誤認(rèn)”的情形往往互相交叉、互相轉(zhuǎn)化，其認(rèn)定往往在審查員的自由裁量權(quán)之中，可謂一念之間。因此，將可能涉及到的法條一一主張，觀點用盡，是該案件在代理上的一大亮點，非常值得學(xué)習(xí)和借鑒。

啟示

本案商評委作出了對納愛斯集團有利的裁定，同時引發(fā)了我們對常用詞匯被注冊成商標(biāo)、影響企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的問題的思考。在社會和市場的發(fā)展過程中，此類問題日益凸顯，怎樣有效的排除此類型的障礙商標(biāo)、保證企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中無風(fēng)險的使用此類詞匯，顯得尤為重要：

1、以商標(biāo)缺乏顯著性為由申請宣告無效

前述案件便是此種方法的形象展示。爭議商標(biāo)確實缺乏顯著性，其被成功注冊存在一定的不合理性。此時我們便可以對該商標(biāo)提出無效宣告，主張該商標(biāo)在申請注冊之時便缺乏顯著性，不應(yīng)當(dāng)作為商標(biāo)注冊。此種主張被支持，其商標(biāo)便被宣告無效，且為自始無效。

2、主張商標(biāo)成為通用名稱申請將其撤銷

隨著社會的發(fā)展和市場環(huán)境不斷的變化，一些在早期已經(jīng)成功注冊的商標(biāo)，由于商標(biāo)權(quán)利人的保護不利以及同行業(yè)內(nèi)的廣泛使用，逐漸成為行業(yè)內(nèi)商品或服務(wù)的通用名稱。此種情況下，可以現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十九條第二款，主張商標(biāo)退化為商品或服務(wù)的通用名稱，請求商標(biāo)局對其撤銷。此種主張被支持，其商標(biāo)便被撤銷，自撤銷之日起無效。

聯(lián)想

本案讓筆者聯(lián)想到了很多類似的將行業(yè)的常用詞匯或者描述性詞匯申請注冊商標(biāo)的案例。如安徽古井貢酒股份有限公司在第33類別“酒”類商品上申請注冊“年份原漿”商標(biāo)，在經(jīng)歷了駁回復(fù)審、異議漫長的注冊程序后，歷時近7年時間，終于獲準(zhǔn)注冊。然而對該商標(biāo)的爭議并沒有停止，在其注冊公告還不滿1個月之時，便有人提出了無效宣告。筆者認(rèn)為，該商標(biāo)中，“年份”與“原漿”都是酒行業(yè)常用的詞匯，“年份酒”與“原漿酒”甚至可以稱為行業(yè)內(nèi)的通用名稱?！澳攴菰瓭{”將二者組合，顯然直接描述了酒產(chǎn)品的窖藏時間、質(zhì)量、生產(chǎn)工藝等特點，應(yīng)屬缺乏顯著性之情形。且此類詞匯若被一家獨占，將會影響行業(yè)中其他企業(yè)主體對酒產(chǎn)品的推廣，甚至影響整個行業(yè)的發(fā)展。該商標(biāo)情形與前文主要分析的“男士”商標(biāo)基本一致，其無效宣告審理的結(jié)果將會如何，讓我們拭目以待。

另外，“封壇醞典”（“封壇”為白酒的一種制造工藝）、“經(jīng)典回味”（直接表示了酒類商品的質(zhì)量特點）商標(biāo)申請注冊在“酒”類商品上，均通過異議程序被認(rèn)定缺乏顯著性不予注冊。類似的案例越來越多，同行業(yè)對此類商標(biāo)采取的相應(yīng)措施亦一直不會停止。

總結(jié)

在當(dāng)前的市場環(huán)境下，某些企業(yè)為了增加自己品牌的吸引力，或使自己的品牌占有競爭優(yōu)勢，常常會有意識地將行業(yè)商貿(mào)用語或具有描述性的詞匯注冊成商標(biāo)，達到獨占使用的目的，如“年份原漿”、“經(jīng)典回味”等商標(biāo)申請注冊在“酒”類商品上，更有甚者會在取得商標(biāo)專用權(quán)后，向同行業(yè)其他使用該標(biāo)志的企業(yè)提起商標(biāo)侵權(quán)之訴。此時，此種商標(biāo)權(quán)利的存在將影響同行企業(yè)對相應(yīng)標(biāo)志的正常使用，并使其面臨侵權(quán)風(fēng)險。針對這樣的情況，企業(yè)要積極采取措施，利用商標(biāo)法賦予的權(quán)利，通過無效宣告或撤銷等手段，消除在先商標(biāo)權(quán)利障礙，從而避免企業(yè)陷入商標(biāo)侵權(quán)糾紛，造成更大的經(jīng)濟損失。