摘要 美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中，對(duì)于商標(biāo)中不具有顯著性的要素，要求放棄商標(biāo)專用權(quán)，主要情形包括缺乏顯著性的單個(gè)詞匯、缺乏顯著性的組合詞匯和缺乏顯著性的圖形等。對(duì)于是否需放棄專用權(quán)、如何放棄專用權(quán)取決于顯著性的判斷，本文即主要介紹了美國(guó)商標(biāo)放棄專用權(quán)的制度特點(diǎn)和實(shí)踐應(yīng)用。 在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)都會(huì)遇到審查員下發(fā)放棄專用權(quán)的審查意見。大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)在遇到此類駁回時(shí)，都會(huì)心里打個(gè)疑問(wèn)，為什么要求放棄該部分的專用權(quán)？是否應(yīng)該同意審查員意見？放棄后，是否會(huì)對(duì)我的商標(biāo)權(quán)利造成影響呢？針對(duì)企業(yè)的上述疑問(wèn)，筆者結(jié)合工作中的實(shí)例，簡(jiǎn)單介紹一二。 其實(shí)，對(duì)于商標(biāo)中要求放棄專用權(quán)的要素，國(guó)內(nèi)企業(yè)并不陌生。中國(guó)《商標(biāo)法》第五十九條便有對(duì)此的相關(guān)規(guī)定[1]。美國(guó)《商標(biāo)法》對(duì)此的相關(guān)規(guī)定在第6條，即審查員有權(quán)要求申請(qǐng)人放棄可注冊(cè)商標(biāo)中不可注冊(cè)部分的專用權(quán)。所謂“不可注冊(cè)部分”，即通常所說(shuō)的缺乏顯著性部分，如系通用名稱，或?qū)χ付ㄉ唐肪哂忻枋鲂缘取９?，一言以蔽之，要求放棄專用?quán)的情況，通常發(fā)生在商標(biāo)在整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得注冊(cè)的部分。 通常，若商標(biāo)中某部分被放棄專用權(quán)，則意味著他人可以在相同或類似的商品/服務(wù)上，使用與該商標(biāo)放棄專用權(quán)的部分相同或近似的表述。由此，企業(yè)在判斷是否應(yīng)同意放棄專用權(quán)時(shí)，所需考慮的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我們可以通過(guò)具體的示例，進(jìn)行較為直觀的理解。 情形一：缺乏顯著性的單個(gè)詞匯 對(duì)于單個(gè)詞匯是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權(quán)的問(wèn)題，較為容易判斷，而鮮有爭(zhēng)議。如，“Better with drones”商標(biāo)在無(wú)人機(jī)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)上，“drones”為通用名稱，需放棄專用權(quán)?！癦S Power”商標(biāo)在第07類動(dòng)力設(shè)備產(chǎn)品上，“Power”具有描述性，需放棄專用權(quán)。 值得注意的是，具有直接描述性的對(duì)象，包含商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)。其中，“其他特點(diǎn)”這一兜底表述可以涵蓋有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的任何特點(diǎn)。如“Yummy cool chain”商標(biāo)中，“chain”一詞通常對(duì)第30類“糖果”產(chǎn)品并沒有直接的描述性。但是，若該類產(chǎn)品的形態(tài)為“chain”的形態(tài)，即鏈狀，該單詞“chain”仍需放棄專用權(quán)。 對(duì)于中文商標(biāo)而言，審查員一般會(huì)參考申請(qǐng)人提供的英文翻譯，再進(jìn)行是否要求放棄專用權(quán)的判斷。如“貴煙”、“蘇煙”商標(biāo)在煙類產(chǎn)品上，“煙”譯為“tobacco”，為通用名稱，需放棄專用權(quán)。 此外，該情形存在一種特例，即，若商標(biāo)中缺乏顯著性的部分與其他具有顯著性的部分已構(gòu)成了整體詞匯而不可分割，那么該缺乏顯著性的部分也無(wú)須放棄專用權(quán)。如“LIGHT N' LIVELY”商標(biāo)使用在“低卡路里蛋黃醬”產(chǎn)品上，美國(guó)商標(biāo)上訴委員為即認(rèn)為該商標(biāo)“LIGHT N' LIVELY”為密不可分的部分，而無(wú)需放棄“LIGHT”的專用權(quán)。該情況與上述情況的區(qū)別即在于，該缺乏顯著性的部分在商標(biāo)整體中是否為不可分離的。主要判斷依據(jù)在于該缺乏顯著性部分與其他部分在物理上和含義上的聯(lián)系等[2]。但該判斷有一定的模糊性，審查員對(duì)此有一定主觀認(rèn)知和自由裁量。而對(duì)申請(qǐng)人而言，是否放棄該部分單獨(dú)的專用權(quán)，均不影響商標(biāo)的整體保護(hù)，因此對(duì)申請(qǐng)人的影響不大。 情形二：缺乏顯著性的組合詞匯