——以“芒果圈”商標案為例的多角度分析

前言

2013年《商標法》的修訂將商標爭議程序改為無效宣告程序，原第四十一條第二、三款調(diào)整為現(xiàn)第四十五條第一款，同時刪除了原第四十二條“對核準注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標，不得再以相同的事實和理由申請裁定”之規(guī)定。許多人因此而認為，對于以前異議不成功的商標，新法實施后還可以提無效宣告，不再受“一事不再理”原則的限制。[1]而實踐中，的確有許多被提起無效宣告的商標曾被同一主體異議過，其相同主張因“一事不再理”原則被商評委不予評述。尤其是，眾多在新法實施前經(jīng)過異議但不成立，異議人未提起異議復(fù)審而得以注冊的商標，在新法實施后是否還可以提無效宣告，成為業(yè)內(nèi)一個備受關(guān)注的問題。以下筆者將結(jié)合自己經(jīng)辦的案件談?wù)勛约旱目捶ā?/span>

一、案情簡介及核心問題

2014年12月29日，芒果網(wǎng)有限公司（以下簡稱“芒果網(wǎng)”）針對湖南廣播電視臺（以下簡稱“湖南臺”）于2012年10月28日注冊的兩枚“芒果圈”商標（以下簡稱“爭議商標”）提起無效宣告，認為兩商標與其在類似服務(wù)上注冊的第5422808號“芒果網(wǎng)”商標（以下簡稱“引證商標1”）、第9743873號“芒果會”商標（以下簡稱“引證商標2”）構(gòu)成近似，同時侵犯其在先商號權(quán)。

商評委在裁定時指出，芒果網(wǎng)于2011年3月28日就兩商標提起過異議申請，異議理由是爭議商標與其第4996206號“芒果網(wǎng)”商標、第5422808號“芒果網(wǎng)”商標、第4996207號“芒果網(wǎng)”商標構(gòu)成類似服務(wù)上的近似商標，并侵犯其馳名商標專用權(quán)及在先商號權(quán)。商標局裁定認為爭議商標與芒果網(wǎng)三引證商標并不構(gòu)成類似服務(wù)上的近似商標，其馳名商標權(quán)和在先商號權(quán)的主張證據(jù)不足，爭議商標被予以核準注冊。芒果網(wǎng)在法定期限內(nèi)未提起異議復(fù)審，該異議裁定已經(jīng)生效。由于無效申請中的引證商標2申請日在爭議商標申請日之后，不構(gòu)成爭議商標的在先權(quán)利障礙，而爭議商標與引證商標1構(gòu)成類似服務(wù)上的近似商標，及侵犯芒果網(wǎng)在先商號權(quán)的主張，芒果網(wǎng)在異議階段就已經(jīng)提起過，商標局對此也做出裁定并生效，根據(jù)“一事不再理”原則，商評委對該部分主張不予評述，并最終對爭議商標予以維持。

芒果網(wǎng)不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，主張本案審理應(yīng)適用修改后《商標法》，而依據(jù)2013年《商標法》第四十五條第一款規(guī)定，芒果網(wǎng)有權(quán)提起無效宣告申請，因此商評委依據(jù)“一事不再理”原則對其全部評審請求不予審理存在程序違法問題。

芒果網(wǎng)的上述主張，提出了新商標法環(huán)境下“一事不再理”原則在商標授權(quán)確權(quán)案件中適用的一個特殊問題，即：對于新法實施前異議不成功異議人又未提復(fù)審而得以注冊的商標，在新法實施后是否還可以提無效宣告，而不受“一事不再理”原則的限制？

二、芒果網(wǎng)的思路：“一事不再理”是程序問題，依據(jù)新法可以提無效宣告

“一事不再理”是學(xué)理概念，而非實定法上的概念。[2]在原商標法體系下，“一事不再理”體現(xiàn)為2001年《商標法》第四十二條、2002年《商標法實施條例》第三十五條和2005年《商標評審規(guī)則》第十八條規(guī)定的內(nèi)容。[3]在新商標法體系下，則體現(xiàn)為2014年《商標法實施條例》第六十二條和2014年《商標評審規(guī)則》第十九條規(guī)定的內(nèi)容。

2001年《商標法》第四十二條規(guī)定：“對核準注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標，不得再以相同的事實和理由申請裁定?！逼渲小昂藴首郧耙呀?jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標”涉及三種類型的商標，即：（1）提出異議，商標局裁定異議成立，被異議人又提起異議復(fù)審，商評委裁定準予注冊的商標；（2）提出異議，商標局裁定異議不成立，異議人未提起異議復(fù)審，商標局裁定生效而準予注冊的商標；（3）提出異議，商標局裁定異議不成立，異議人又提起異議復(fù)審但仍不成功，商評委裁定準予注冊的商標。

2013年《商標法》雖然刪除了原第四十二條規(guī)定，但2014年《商標法實施條例》第六十二條第一、二句保留了2002年《商標法實施條例》第三十五條的內(nèi)容，并增加了但書條款。原《商標法》第四十二條涉及的三種商標中，第（1）、（3）種都經(jīng)過商評委的審理并作出裁定，2014年《商標法實施條例》第六十二條與2002年《商標法實施條例》第三十五條均規(guī)定“商標評審委員會對商標評審申請已經(jīng)作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請”，因此無論適用新法還是舊法，對這兩種商標在新法實施后提起無效宣告都要受“一事不再理”原則的限制。但第（2）種商標在新法體系下卻沒有相應(yīng)的規(guī)定可以適用，因此對這類商標在新法實施后提起無效宣告的，是否還受“一事不再理”原則的限制，將出現(xiàn)應(yīng)適用新法還是舊法的問題。

芒果網(wǎng)在訴訟中主張本案審理應(yīng)適用新商標法，而依據(jù)2013年《商標法》第四十五條第一款規(guī)定其有權(quán)提起無效宣告申請。該主張實際上預(yù)設(shè)了一個前提，即對于“一事不再理”的審理屬于程序問題，因為本案爭議商標在新商標法實施前獲準注冊，在實施后被提起無效宣告，根據(jù)“實體從舊，程序從新”原則，對于本案的審理實體上的問題應(yīng)適用2001年《商標法》，程序上的問題應(yīng)適用2013年《商標法》。而2013年《商標法》刪去了原第四十二條規(guī)定，那么根據(jù)新法第四十五條第一款規(guī)定，只要在爭議商標核準注冊之日起的五年內(nèi)提起無效，該無效申請就應(yīng)該被受理。因此，芒果網(wǎng)的思路就在于認定“一事不再理”是程序問題，這樣，本案就可以不受該原則的限制。

這個思路在第5175995號“萬金JW”商標行政訴訟案中，也曾被商評委主張過，商評委在該案一審過程中認為，“是否違反一事不再理原則屬于程序問題，不屬于實體問題，對于程序問題不應(yīng)適用2001年《商標法》，而應(yīng)適用2013年《商標法》，2013年《商標法》中已經(jīng)刪除了2001年《商標法》第四十二條的相應(yīng)內(nèi)容。萬金公司稱萬全公司認為被訴裁定違反一事不再理原則沒有法律依據(jù)?！盵4]

因此，厘清“一事不再理”原則是實體問題還是程序問題，是解決異議不成功異議人又未提復(fù)審而得以注冊的商標，在新法實施后是否可以提無效宣告這一問題的關(guān)鍵。

三、評審規(guī)則與實踐：“一事不再理”需進行實體審理，因此屬于實體問題

2005年《商標評審規(guī)則》第十八條將違反“一事不再理”原則的情形主要分為三種：第一種是2001年《商標法》第四十二條規(guī)定的被異議并經(jīng)裁定而獲準注冊的商標，第二、三種則是2002年《商標法實施條例》第三十五條規(guī)定的撤回評審申請，以及針對商評委已作出裁定或決定兩種情形再次提出評審申請的。針對這三種情形，2005年《商標評審規(guī)則》規(guī)定屬于“不符合受理條件”的情況，其處理方式是“駁回評審申請”。從該規(guī)定的表述可以看出，在立法本意上“一事不再理”的“理”是指“受理”，即“同一事”只有一次進入評審程序的權(quán)利，其本質(zhì)上應(yīng)該是一種程序性權(quán)利，解決的是應(yīng)否受理的問題，因此說“一事不再理”原則是程序問題似乎無可厚非。

然而，“一事不再理”原則適用的前提是“一事”，即需首先確定是否依據(jù)的是“相同的事實和理由”，從目前的評審實踐來看，要對“一事”進行判斷在商標評審案件的受理階段似乎并不能實現(xiàn)。[5]與之相比，最高院2015年《關(guān)于使用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第247條明確了重復(fù)起訴的條件，即同時符合：“（一）后訴與前訴的當事人相同；（二）后訴與前訴的訴訟標的相同；（三）后訴與前訴的訴訟請求相同，或者后訴實質(zhì)上否定前訴裁判結(jié)果。當事人重復(fù)起訴的，裁定不予受理；已經(jīng)受理的，裁定駁回起訴，但法律、司法解釋另有規(guī)定的除外?！痹撘?guī)定明確了受“一事不再理”原則限制的案件情況，即訴訟當事人相同、訴訟標的相同及訴訟請求相同，這三個要素的判斷基本上看起訴狀就能得出結(jié)論，因而在立案的形式審查階段就能得到解決，從而使其終結(jié)于“程序問題”。

但在商標評審實踐中對于“相同的事實和理由”的判斷卻無法如此操作，因為，商標授權(quán)確權(quán)案件通常會涉及到一個普遍存在的問題，即商標知名度的情況，會影響到商標是否構(gòu)成馳名、是否構(gòu)成近似、是否構(gòu)成在先使用并有一定影響等事實的判斷。因此只要在后評審申請新提交的證據(jù)足夠影響到商標知名度的判斷，就極有可能會使上述事實的判斷發(fā)生變化，從而使得該案不符合“一事”的條件。[6]因此，在商標授權(quán)確權(quán)案件中，對于是否屬于“一事”的審查必然需要對兩次申請的主張、法律依據(jù)和證據(jù)進行對比分析才能得出結(jié)論。但對經(jīng)異議裁定的商標又申請無效宣告的，異議案件的卷宗并不會自動移送到商評委，而需商評委審查員去商標局調(diào)?。ū景讣词沁@種情況），因此對于評審申請是否違反“一事不再理”原則的審查不可能在受理階段進行。[7]

更何況，大多數(shù)無效宣告申請會同時適用新法中不良影響或欺騙性等其他條款，所以在商評委的無效宣告裁定中很少有“駁回商標評審申請”的情況，而往往是在認定屬于“一事不再理”的情況后，對相同的主張“不予評述”。因此，雖然理論上商標評審案件中對于“一事不再理”原則的審查是為了解決程序問題（即該不該受理），但從實踐操作來看，卻是通過對案件實體問題的審理來實現(xiàn)（即是否屬于“一事”的判斷）。因此，有觀點認為“一事不再理”屬于實體問題而非程序問題。[8]

在第5175995號“萬金JW”商標行政訴訟案中，一審法院即認為：“對核準注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標，是否能夠再以相同的事實和理由提出撤銷注冊申請，是關(guān)系到當事人權(quán)利義務(wù)實質(zhì)的問題，屬于實體問題，而非程序問題，故對此問題的判斷應(yīng)適用2001年《商標法》，而不應(yīng)適用2013年《商標法》?！痹摪付徟袥Q雖然沒有正面回應(yīng)這個問題，但仍然適用了2001年《商標法》，相當于對一審的上述觀點予以了認可。[9]

四、問題的本質(zhì)：放棄異議復(fù)審導(dǎo)致救濟權(quán)的滅失而受“一事不再理”限制

當然，在第5175995號“萬金JW”商標行政訴訟案中，一審判決僅因為“一事不再理”關(guān)系到當事人權(quán)利義務(wù)實質(zhì)，即得出屬于實體問題的結(jié)論，其論證過程不免有些倉促，畢竟所有程序規(guī)定都是為了保障權(quán)利義務(wù)得以公平、合法地實現(xiàn)或行使，必然會與當事人的權(quán)利義務(wù)有關(guān)。因此，僅從這個角度進行論證，似乎并不足以說明“一事不再理”屬于實體問題，而需我們更深入地探討在商標授權(quán)確權(quán)領(lǐng)域“一事不再理”問題的本質(zhì)。

有觀點認為，異議和無效是兩個不同的程序，由不同的機構(gòu)進行審理，而“一事不再理”原則的適用限于相同性質(zhì)的程序。新法實施前經(jīng)過異議但不成功又未申請復(fù)審而獲準注冊的商標，實際上并未被商評委審理過，因此提起無效宣告談不上“再理”的問題，自然不違反“一事不再理”原則。在筆者經(jīng)辦的第7265753號“每固”商標行政訴訟案中，商評委就曾這樣主張。[10]

在新商標法體系下，由于異議程序的調(diào)整，異議不成功時被異議商標將直接被核準注冊，異議人沒有再提起異議復(fù)審的權(quán)利，而只能通過無效宣告來獲得進一步救濟。因此2013年《商標法》第三十五條第二款規(guī)定，對于準予注冊的商標，異議人可以依據(jù)第四十四條、第四十五條規(guī)定向商評委請求宣告無效。此時，因該商標未曾被商評委審理過，自然不存在“一事不再理”的問題。但前述的新法實施前經(jīng)過異議但不成功又未申請復(fù)審而獲準注冊的商標，與新法環(huán)境下異議不成功予以注冊后再提起無效宣告的商標，在享有的程序權(quán)利上有著本質(zhì)的不同，導(dǎo)致兩者在“一事不再理”原則的適用上出現(xiàn)差異。

在2001年《商標法》環(huán)境下，異議不成功異議人在收到異議裁定15天內(nèi)有權(quán)向商評委提起異議復(fù)審。從權(quán)利性質(zhì)來講，異議人提起異議復(fù)審的權(quán)利，是依異議人單方的意思表示就能使法律關(guān)系發(fā)生改變的權(quán)利，屬于形成權(quán)，而異議復(fù)審的15天期限作為形成權(quán)的時間限制，在法律性質(zhì)上屬于除斥期間。除斥期間不同于訴訟時效，其一旦經(jīng)過則當事人享有的異議復(fù)審的權(quán)利本身即消滅，而異議復(fù)審實際上就是2001年《商標法》賦予異議人不服商標局異議裁定而尋求商評委進一步救濟的權(quán)利。異議復(fù)審與無效宣告均是對商標可注冊性的審查，且在舉證和事實認定上都以爭議商標申請注冊前的事實為判斷基礎(chǔ)，都由商評委進行審理，兩個程序在實質(zhì)上具有一致性。[11]而正是因為這種一致性，新商標法為了避免程序的重復(fù)才取消了異議復(fù)審程序。因此，異議復(fù)審和無效宣告程序之間要受到“一事不再理”原則的限制，經(jīng)過異議復(fù)審程序的商標不得再提起無效宣告，從“訴權(quán)消耗”的理論角度來講，就是尋求商評委救濟的權(quán)利的只有一次，一經(jīng)行使即消滅。

而異議裁定準予被異議商標注冊后，異議人放棄向商評委提起異議復(fù)審，實際上也是對其復(fù)審權(quán)利的行使，該行為導(dǎo)致其權(quán)利除斥期間的經(jīng)過，則其向商評委尋求救濟的權(quán)利即消滅。在實體權(quán)利已經(jīng)滅失的情況下，即使因為法律的修正使得商標授權(quán)確權(quán)程序發(fā)生變化，也不可能使已消滅的實體權(quán)利重新產(chǎn)生[12]。因此，新法實施前經(jīng)過異議但不成功又未申請復(fù)審而獲準注冊的商標，即使未被商評委審理過，其向商評委尋求救濟的權(quán)利也因其放棄復(fù)審而滅失，因而在新法實施后要受“一事不再理”原則的限制，不得再提起無效宣告。

因此，在商標授權(quán)確權(quán)領(lǐng)域，對于“一事不再理”原則的審查實質(zhì)上是對當事人向商評委尋求救濟的實體權(quán)利是否消滅的審查。從這個角度來看，第5175995號“萬金JW”商標行政訴訟案一審判決認為“一事不再理”關(guān)系到當事人權(quán)利義務(wù)實質(zhì)的問題因而認定其屬于實體問題的論斷就并不突兀了。

五、法條的邏輯：即使適用新法仍應(yīng)審查是否違反“一事不再理”原則

在2001年《商標法》體系下，第四十一條規(guī)定的是對已注冊商標提起爭議裁定申請的條件，而第四十二條緊跟其后，規(guī)定了對已注冊商標不得申請裁定的情況，即：在注冊前已經(jīng)被提過異議并經(jīng)裁定的商標，在事實和理由相同的情況下，不能再提爭議裁定申請。因此，從法條的邏輯來看，2001年《商標法》第四十二條實際上是第四十一條的限制條款，而2002年《商標法實施條例》第三十五條又進一步將這種限制擴大到了撤回爭議申請以及經(jīng)過爭議裁定的情況。

而在2013年《商標法》的立法體系下，由于異議程序的簡化，原第四十二條被刪除，其相應(yīng)內(nèi)容調(diào)整為2014年《商標法實施條例》第六十二條。因此，按照前述的邏輯，2014年《商標法實施條例》第六十二條仍然是2013年《商標法》第四十五條第一款提起無效宣告的限制條件。因此，即使按照芒果網(wǎng)的思路，對于“一事不再理”的審理應(yīng)適用2013年《商標法》，但仍應(yīng)審查是否存在2014年《商標法實施條例》第六十二條規(guī)定的不得提出評審申請的情形，而并非如芒果網(wǎng)在本案中認為的，在新法環(huán)境下任何商標都可以根據(jù)新法第四十五條第一款提起無效而不受限制。

事實上，雖然2014年《商標法實施條例》第六十二條對于新法實施前經(jīng)過異議但不成功又未申請復(fù)審而獲準注冊的商標是否可以提無效宣告沒有明確規(guī)定，但參照第六十二條第一句“申請人撤回商標評審申請的，不得以相同的事實和理由再次提出評審申請”之規(guī)定仍然可以得出相同的結(jié)論。因為，異議人在有權(quán)提起異議復(fù)審的情況下放棄異議復(fù)審，與申請人提起評審申請后又撤回，在性質(zhì)上均是對救濟權(quán)的行使和消耗。即使商標法進行了修正，但在救濟權(quán)已經(jīng)得到保障和行使的情況下，當事人顯然不能因為法律的修正而獲得額外的救濟，否則會導(dǎo)致對另一方當事人顯失公平的情況。[13]

在筆者經(jīng)辦的第7265753號“每固”商標行政訴訟案中，法院即認為：“在法律修改的銜接適用階段，既不能因為法律的修改使當事人喪失救濟途徑，同樣也不能因為將2001年《商標法》中的爭議程序改為無效宣告程序，而使當事人獲得額外的救濟。美固公司針對爭議商標提起過異議，商標局裁定核準注冊后未提起異議復(fù)審程序，在無效宣告程序中受到一事不再理的約束?！盵14]

因此，即使適用新商標法，在沒有專門規(guī)定的情況下，針對新法實施前經(jīng)過異議但不成功又未申請復(fù)審而獲準注冊的商標，仍然可以參照2014年《商標法實施條例》第六十二條第一句規(guī)定，得出需審查是否違反“一事不再理”原則的結(jié)論。

結(jié)論

綜上，經(jīng)異議不成立異議人又未復(fù)審而注冊的商標是否還可以提無效宣告，是“一事不再理”原則在新商標法環(huán)境下適用的一種特殊情形。雖然“芒果圈”商標案最后因芒果網(wǎng)撤訴而結(jié)案未能給我們提供更多的參考，但結(jié)合前述的分析，筆者認為，在商標授權(quán)確權(quán)領(lǐng)域，對于“一事不再理”原則的審查實質(zhì)上是對當事人向商評委尋求救濟的權(quán)利是否消滅的審查，需通過對評審案件進行實體審理才能判斷。經(jīng)異議不成立異議人又未復(fù)審而注冊的商標，在享有異議復(fù)審權(quán)利的情況下放棄復(fù)審，其向商評委尋求救濟的權(quán)利因除此期間的經(jīng)過而滅失，即使在新法實施后，也不得再提起無效宣告，而應(yīng)受到“一事不再理”原則的限制。

因此，對于企業(yè)來說，若想通過無效宣告對侵權(quán)商標進一步維權(quán)的話，首先需要核查自己是否曾對該商標提起過異議，并核實當時異議的理由和提交的證據(jù)，從而確保自己在無效宣告中提出了新的理由或補充了新的證據(jù)，以避免出現(xiàn)“一事不再理”的情況。

[1] 也許正是因為這個原由，導(dǎo)致2015年后涉及“一事不再理”原則的商標授權(quán)確權(quán)案較往年有了明顯增加。筆者通過知產(chǎn)寶檢索“一事不再理”關(guān)鍵詞，其結(jié)果顯示2015年立案的商標行政案件涉及“一事不再理”的有27件，而2014年以前每年不超過12件，可見其增幅之大。

[2] 參見臧寶清：《商標評審程序中的“一事不再理”》，《中國知識產(chǎn)權(quán)報》，2015年7月31日第006版。

[3] 參見北京市第一中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)挺編著：《商標確權(quán)行政審判疑難問題研究》，第265頁。

[4] 見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第3169號行政判決書。

[5] 張瀟遠、邢傲然.：《是程序問題還是實體問題？深入剖析“一事不再理”原則》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》，2016-06-21。

[6] 眾多在訴訟中推翻前案認為不適用“一事不再理”原則的案件即是因為新提交的證據(jù)影響了事實的判斷。如在北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第378號行政判決書中，法院即認為，商標評審委員會基于貓人公司提交的商號知名度證據(jù)形成的新事實作出的相關(guān)認定，并未違反“一事不再理”原則。

[7] 周云川在《商標評審程序若干問題研究》一文中即認為“如果增加的證據(jù)經(jīng)過初步判斷能實質(zhì)性改變結(jié)論，則最好進行實體審理”，見北京市第一中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)挺編著《商標確權(quán)行政審判疑難問題研究》第266頁。

[8] 張瀟遠、邢傲然.：《是程序問題還是實體問題？深入剖析“一事不再理”原則》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》，2016-06-21。

[9] 見北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第3169號行政判決書。

[10] 見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第4679號行政判決書。

[11] 臧寶清：《商標評審程序中的“一事不再理”》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》，2015年7月31日，第006版。

[12] 趙琳、劉洋：《商標授權(quán)確權(quán)案中“一事不再理”原則的幾種特殊情形》，載《中華商標》，2015年08期，總第216期。

[13] 臧寶清：《商標評審程序中的“一事不再理”》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》，2015年7月31日，第006版。

[14] 見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第4679號行政判決書。