北京快幫知識產(chǎn)權(quán)有限公司 苗堃 　　一、前言： 　　對于處理基于日本優(yōu)先權(quán)的申請的代理人來說，如何處理在先日本申請中出現(xiàn)的“からなる”這一詞匯，經(jīng)常是非常頭疼的一件事情。如果翻查字典可知，該詞匯最通常的解釋為“由….構(gòu)成”、“由….組成”，盡管如此，在涉及專利的翻譯中，有的人認為其應(yīng)該直接翻譯成“由…構(gòu)成、由…組成”，而有的人則認為其應(yīng)該翻譯成“包含”。之所以出現(xiàn)這種譯法不統(tǒng)一的現(xiàn)象，是因為在專利領(lǐng)域中“由….組成”和“包含”所表達的意義不同。 　　根據(jù)審查指南的規(guī)定，開放式的權(quán)利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由….組成”的表達方式，其解釋為還可以含有該權(quán)利要求中沒有述及的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟。封閉式的權(quán)利要求宜采用“由….組成”的表達方式，其一般解釋為不含有該權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或者方法步驟。 　　因此，考慮到專利文件的特殊性，以往，處理日文專利申請的翻譯人員和代理人都比較傾向于使用“包含”這一譯文來翻譯“からなる”，以謀求一個相對較寬的保護范圍，除非根據(jù)說明書中的記載可以明確知道其表達的是封閉式的權(quán)利要求。 　　但是，在 2008年4月18日復(fù)審委作出的復(fù)審決定FS13094中，復(fù)審委認為“からなる”根據(jù)目前字典中的意思，只能翻譯成“由…構(gòu)成”而不能翻譯成“包含”，這里，筆者想基于此決定來探討一下關(guān)于“からなる”的譯法。 　　二、案情介紹 　　前述復(fù)審案件涉及的駁回理由是專利法第三十三條，其涉及的權(quán)利要求是權(quán)利要求2和3。這里，為了方便比較，特將修改前的權(quán)利要求2和3的日文原文和中譯文提供如下。 　　“權(quán)利要求2： 　　請求項1に記載のトリフェニルアミン類からなる有機正孔輸送剤。 　　有機空穴輸送劑，其由權(quán)利要求1的三苯胺類構(gòu)成。 　　權(quán)利要求3 　　請求項2に記載の有機正孔輸送剤からなる有機正孔輸送層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子。 　　有機電致發(fā)光元件，其特征在于，具備由權(quán)利要求2的有機空穴輸送劑構(gòu)成的有機空穴輸送層。” 　　申請人在答復(fù)第二次審查意見時，將權(quán)利要求2和3中的“由…構(gòu)成”修改為“包含”，后審查員發(fā)出第三次審查意見認為其修改超范圍，申請人在答復(fù)第三次審查意見時指出，本案系PCT申請，對于權(quán)利要求2和3的修改實際上是改正譯文錯誤，國際申請文本中的“からなる”用于專利技術(shù)文件中時表達的是一種開放方式，其適當(dāng)?shù)闹形淖g文應(yīng)當(dāng)為“包含”或者“含有”，而非“由…構(gòu)成”。 　　對于此修改，實審部門的意見是“依據(jù)兩種日漢詞典（參見實用科技日語慣用型手冊，宋輝 閻寶利編 國防工業(yè)出版社；或者，日漢科技詞匯大全 王同億主編 原子能出版社）中記載的“からなる”的詞義均為“由…構(gòu)成”、“用…組成”，并無“包含”或“包括”的義項。”，在此基礎(chǔ)上，實審部門發(fā)出了駁回決定。 　　申請人在提出復(fù)審時，申請人并未對申請文本做修改，而是堅持前述理由進行爭辯，對此復(fù)審委發(fā)出《復(fù)審?fù)ㄖ獣?，其中指出“在翻譯詞典中日文“からなる”的詞義是“由…構(gòu)成”、“用…組成”（參見實用科技日語慣用型手冊，宋輝 閻寶利編 國防工業(yè)出版社；或者，日漢科技詞匯大全 王同億主編 原子能出版社），并沒有記載“からなる”有“包含”或者“含有”的義項，由于翻譯詞典具有較高的公信力，其準(zhǔn)確度值得信賴，在請求人沒有提供任何有力的證據(jù)支持其主張的情況下，無法采信“からなる”的中文譯文為“包含”或者“含有”。” 　　本案最終以申請人重新將權(quán)利要求2和3修改為“由…構(gòu)成”而告終。 　　三、觀點分析 　　本案引起爭論的焦點在于“からなる”的譯文到底是什么，是否如復(fù)審委所認為的那樣，只能根據(jù)現(xiàn)有詞典中給出的譯文，而認定其為“由…構(gòu)成”？還是可以允許申請人基于說明書上下文的意思而將其翻譯為“包含”。 　　根據(jù)筆者處理大量日文申請的經(jīng)驗來看，復(fù)審委的認定過于嚴苛。日本專利申請中，“からなる”這一詞匯很常見，而其表達的意思又往往以“包含”這一開放式的含義為主。例如，在說明書中出現(xiàn)“AとBからなるC”這樣的句子，但往往后面的敘述中還會記載，C中還可以包含其他的成分，因此，根據(jù)這種上下文關(guān)系來看，這里的“からなる”如果直接按照字典的意思翻譯成“由…構(gòu)成”顯然是不太合適的。 　　實際上，關(guān)于“からなる”這一詞語所表達的含義，日本專利代理人的觀點也不盡相同，有的日本專利代理人認為這種表達方式是封閉式的，有的則認為是開放式的。鑒于這種比較混亂的狀況，以往大部分國內(nèi)專利代理人采取的方式是，先將其翻譯成“包含”，以獲取盡可能大的保護范圍，在實質(zhì)審查過程中，根據(jù)審查員所提出的問題，再考慮將其根據(jù)說明書的相關(guān)記載，尤其是實施例中的具體例子而修改為封閉式。也有的專利代理人，通過事先仔細閱讀全文，如果不能明確其一定只是表達封閉式的意思，則，暫且將其翻譯成“包含”。 　　但是，從這次的復(fù)審案件來看，復(fù)審委的意見似乎否定了以往代理人的做法，也就是說，對于“からなる”這一詞語必須翻譯成“由…構(gòu)成”。雖然，復(fù)審委對于個案的決定對其他案件的審理不具有約束力，但是，其某種程度上也代表了復(fù)審委的觀點，如果這樣的話，那么以往的PCT申請的譯文中，“からなる”被翻譯成“包含”的那些案件，其中的“包含”是否應(yīng)該認定為表達的是“由…構(gòu)成”這種封閉式的意思呢？ 　　因為本案以申請人放棄原來的修改而結(jié)案，并未涉及行政訴訟程序，因此，也并不清楚法院對此是如何認定的。筆者試想，如果法院與復(fù)審委持同樣的意見，也就是，認為由于目前的翻譯詞典中普遍給出的解釋為“由…構(gòu)成”，而且翻譯詞典具有較高的公信力，其準(zhǔn)確度值得信賴，在請求人沒有提供任何有力的證據(jù)支持其主張的情況下，無法采信“からなる”的中文譯文為“包含”或者“含有””，那么，對于PCT申請，在判定侵權(quán)的時候，似乎對于專利權(quán)人不太公平。因為，即使其授權(quán)文本的權(quán)利要求中的表述為“包含”，只要其對應(yīng)的日文是“からなる”，則，其保護的范圍只能是封閉式。 　　不過，雖然復(fù)審委的認定比較嚴苛，但是，從保持公眾和專利權(quán)人的權(quán)利平衡的角度上講，似乎這種做法也是必須的。因為，如果允許專利權(quán)人任意解釋“からなる”所表達的意思，則會導(dǎo)致保護范圍的不確定性，從而對于公眾來說也是不利的，因此，必須要設(shè)立一個相對公正的標(biāo)準(zhǔn)，在本案中，則是選用了相對具有公信力的詞典。 　　四、結(jié)論 　　筆者認為，為了徹底避免上述這種由于對“からなる”的理解不同所導(dǎo)致的譯文不同，以致于導(dǎo)致保護范圍不確定的現(xiàn)象，應(yīng)該從日文申請文件本身進行調(diào)整。也就是說，應(yīng)該呼吁日本申請人使用更為明確的表達方式來代替“からなる”這種相對曖昧的表達。比如，如果想要表達封閉式的意思就使用“のみからなる”這樣的表述，如果想要表達開放式的意思就使用“含む”這樣的表述。只有真正從日文原文上做到明確，才能更好地保證譯文的準(zhǔn)確，從而可以保證權(quán)利范圍的穩(wěn)定、明確。