摘要：專利法制中，重復授權將導致不合理地提高實施發(fā)明創(chuàng)造的成本，妨礙被授予專利權的發(fā)明創(chuàng)造的實施應用，不符合專利法的立法宗旨。因此，需要通過抵觸申請判斷等手段，減少專利出現(xiàn)重復授權的現(xiàn)象。抵觸申請判斷適用于相同申請類型的發(fā)明創(chuàng)造之間進行比對判斷，但是三種專利申請類型之間是否能夠互為抵觸申請目前并沒有定論。

本文主要通過對多用籃筐案例的審查意見內容及答復經過進行闡述和分析，以判斷本案中外觀專利申請和實用新型申請是否互為抵觸申請為例進行討論，并結合專利法第二條、第二十二條和第五十九條得出本案中外觀專利申請與實用新型不互為抵觸申請，并對其原因進行了闡述。同時，筆者深入思考，認為外觀專利申請與實用新型和發(fā)明存在互為抵觸申請的可能，將會導致重復授權，建議審查專利申請之間是否為抵觸申請時應結合專利保護內容進行全面判斷，同時期待相關法能夠完善對抵觸申請的判斷。

關鍵詞：重復授權 抵觸申請 外觀專利申請

一、引言

專利權是行政授予的一種獨占權，任何單位和個人未經專利權人許可均不得為生產經營目的的實施享有專利權的發(fā)明創(chuàng)造。如果對同樣的發(fā)明創(chuàng)造向不同的單位或者個人重復授予專利權，會在不同專利權人之間產生權利沖突，并且會致使第三人實施該專利需要同時獲得所有專利權人的許可，導致不合理地提高實施發(fā)明創(chuàng)造的成本，妨礙被授予專利權的發(fā)明創(chuàng)造的實施應用，不符合專利法的立法宗旨。因此，各國中專利法中均體現(xiàn)有禁止重復授權的原則，中國專利法第9條也相應地設置有避免重復授權的條款。

在采用先申請制的專利制度中，還普遍設置有抵觸申請制度，其主要作用也是防止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復授予專利權。 然而，在具體專利實務中，發(fā)明、實用新型和外觀設計三種專利申請類型之間是否可以互為抵觸申請，一直是業(yè)界爭論的問題。下面筆者結合專利代理實務中遇到的案例，對上述問題進行探討。

二、案例簡介

申請?zhí)枮?01420179866.9、申請日為2014年4月14日、名稱為“多用籮筐”的實用新型專利申請，本申請共7項權利要求，其中，權利要求1為：一種多用籮筐，其特征在于，包括：筐體，所述筐體的四周及底部密閉，頂部設置有開口端；手柄，所述手柄的兩端分別與所述筐體的相對的兩側連接。

說明書部分附圖如下：

多用籮筐主視圖                                多用籮筐側視圖

申請人在2014年8月15日收到審查員下發(fā)的第一次審查意見通知書。審查意見主要內容為：權利要求1要求保護一種多用籮筐，對比文件1（公告號：CN302880440S）的申請日為2014年3月21日，在本申請的申請日之前，公告日為2014年7月16日，在本申請的申請日之后，且其是向中國國家知識產權局提交的專利；對比文件1公開了一種籮筐，公開了權利要求1的全部技術特征，本申請權利要求1所要求保護的技術方案與對比文件1所公開的技術方案相同，并屬于相同的技術領域，能解決相同的技術問題，產生相同的技術效果。因此，對比文件1構成了本申請的抵觸申請，權利要求1明顯不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。

從屬權利要求2-7的附加技術特征已被對比文件1所公開，因此，在其引用的權利要求明顯不具備新穎性的情況下，該從屬權利要求也明顯不具備專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。

對比文件1是一件向中國國家知識產權局提交的外觀設計專利申請，該外觀設計產品的名稱為“籮筐”，其中主要視圖如下：

主視圖                                                        右視圖

三、案例分析及意見陳述

審查員檢索到的對比文件1是向中國專利局提出專利申請并授權的外觀設計專利，申請日在本申請的申請日前，授權公告日（公開日）在本申請的申請日之后，對比文件1中的照片記載了籮筐的形狀和圖案設計要素。

代理人收到該審查意見后，對該案件進行了詳細分析并結合專利法和審查指南的相關規(guī)定，站在申請人利益角度，最終確定以外觀設計專利申請不能作為實用新型專利申請的抵觸申請的答復思路，具體答復要點如下：

專利法第22條第2款規(guī)定：新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

從專利法第22條第2款對新穎性的規(guī)定可以確定，實用新型申請的抵觸申請的對象是：同樣的發(fā)明或實用新型，外觀設計不能作為實用新型專利申請的抵觸申請來評價該實用新型專利申請的新穎性。并且，專利法第23條第1款中規(guī)定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。可見，專利法第23條第1款評價外觀設計與現(xiàn)有設計或抵觸申請是否相同或實質相同時，引入了外觀設計的抵觸申請，并且明確規(guī)定，外觀設計的抵觸申請的對象是：同樣的外觀設計，發(fā)明和實用新型不能作為外觀設計的抵觸申請。

基于現(xiàn)行專利法的規(guī)定，發(fā)明或實用新型專利申請的抵觸申請只能是發(fā)明或實用新型，外觀設計專利申請的抵觸申請只能是外觀設計，因此，將外觀設計作為實用新型申請的抵觸申請，不符合專利法第22條第2款的規(guī)定。

其次，專利法第22條第2款中設置抵觸申請是為了避免重復授權。申請人認為，外觀設計與實用新型專利是兩種完全不同的專利權，不存在重復授權的問題。具體論述如下：

專利法第2條規(guī)定：發(fā)明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。

由上述規(guī)定可知，實用新型的保護客體為新的技術方案，而外觀設計的保護客體是富有美感并適于工業(yè)應用的新設計，并不是新的技術方案，因此實用新型和外觀設計的保護客體不同；并且根據(jù)專利法第59條規(guī)定，實用新型專利權的保護范圍以權利要求書的內容為準，并且，判斷實用新型的保護范圍的主體是本領域技術人員，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，并且判斷外觀設計的保護范圍的主體的一般消費者。

綜上，實用新型與外觀設計的保護客體不同，兩者的保護范圍具有明顯區(qū)別，并且判斷實用新型專利權和外觀設計專利權保護范圍的主體也完全不同，實用新型和外觀設計相互之間不存在相互抵觸的情形，也不存在重復授權的可能。

上述審查意見答復文件遞交后，審查員向申請人下發(fā)了授權通知書，該實用新型專利申請最終被授予了專利權。

四、由該案例引發(fā)筆者的思考

顯然，代理人依據(jù)現(xiàn)行專利法的規(guī)定，對上述案例進行了有理有據(jù)的爭辯，使得該實用新型申請被授予了專利權，也就是說，該案被授權符合現(xiàn)行專利法對抵觸申請的相關規(guī)定，審查員接受了代理人基于相關法律規(guī)定的爭辯，授權行為也是合法的，但是，該案例引發(fā)了筆者的進一步的思考。

審查指南中規(guī)定，抵觸申請采用全文比較，即對發(fā)明和實用新型而言，將在后申請的權利要求書請求保護的技術方案與在先申請中的權利要求書和說明書記載的所有技術方案對比。對于外觀設計而言，是將在后申請中要求保護的外觀設計與在先申請的全部設計方案進行對比。抵觸申請的上述判斷方式，主要目的是防止重復授權，雖然專利法第9條設置了禁止重復授權的規(guī)定，但是，專利法第9條適用原則是將兩項專利申請的權利要求進行比對，只有記載在在先申請權利要求書中的技術方案才能防止在后申請人取得同樣的專利權，而記載在在先申請說明書及附圖中的技術方案，不能限制在后申請人取得專利權，并且，如果在后申請人取得專利權，還會阻礙在先申請人實施其取得的專利權。

從專利法第2條規(guī)定的發(fā)明、實用新型和外觀設計的保護客體來看，以及從專利法第59條規(guī)定的發(fā)明、實用新型和外觀設計的保護范圍以及判斷主體來看，雖然發(fā)明、實用新型和外觀設計三種專利類型的保護客體和保護范圍整體上明顯不同，但是，發(fā)明和實用新型專利顯然保護產品的形狀這一客體，同樣外觀設計專利也保護產品的形狀這一客體，可見，三種專利均保護產品的形狀，保護客體存在部分重疊。也就是說，發(fā)明和實用新型專利保護的技術方案中的產品的形狀可以作為外觀設計專利的保護客體，外觀設計專利保護的新設計中的產品的形狀也可以作為發(fā)明實用新型專利的保護客體。因此，對于有形的產品而言，申請人可以選擇發(fā)明、實用新型和外觀設計任意一種專利類型進行保護，換句話說，作為產品的形狀技術特征或者設計特征既可以被記載于發(fā)明或實用新型的申請文件中，也可以被記載于外觀設計專利申請的圖片或照片中。

回到本案中，本案中的實用新型專利申請的權利要求1要求保護一種多用籮筐，包括：筐體，所述筐體的四周及底部密閉，頂部設置有開口端；手柄，所述手柄的兩端分別與所述筐體的相對的兩側連接。

而對比文件1的照片中也記載了籮筐的形狀設計要素，同樣也包括筐體和手柄，筐體的四周及底部密閉，頂部設置有開口段，手柄的兩端分別與筐體的相對的兩側連接。根據(jù)前述分析可知，雖然對比文件1是外觀設計專利，但是該外觀設計專利中的形狀設計要素所記載的籮筐的形狀特征與本實用新型權利要求所要求保護的籮筐的技術方案完全相同。

由于現(xiàn)行專利法的規(guī)定，外觀設計專利申請不能作為發(fā)明或實用新型專利申請的抵觸申請，發(fā)明或實用新型專利申請也不能作為外觀設計專利申請的抵觸申請，從而使得本案與對比文件1中記載了同樣的形狀的籮筐的實用新型專利申請與外觀設計專利申請都被授予了專利權。

但是，專利法第11條的規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經專利權人的許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品…。外觀設計專利被授權后，任何單位或個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。

本案中，在先的外觀設計專利和在后的實用新型專利的專利權人是同一人，雖然不會影響專利權人正常實施其專利，但是，如果第三人想要實施該專利必須要與專利權人訂立兩份不同的專利實施許可合同，才能在法律意義上完全避免侵犯專利權人的專利權。

如果在先的外觀設計專利和在后的實用新型專利的專利權人是不同的單位或個人，將會造成在先的外觀設計申請在獲得專利權以后，外觀設計專利的專利權人對該專利權的實施會受到其在后申請實用新型專利權的制約，這種情況明顯違背的先申請制度的原則，沒有充分保護在先申請人的利益。

筆者認為，出現(xiàn)上述問題的主要原因還是現(xiàn)行專利法在抵觸申請的立法上存在疏漏，導致在專利授權和確權的過程中，發(fā)明或實用新型專利申請不能作為外觀設計專利申請的抵觸申請，外觀設計專利申請不能作為發(fā)明或實用新型專利申請的抵觸申請，不能完全實現(xiàn)防止同一發(fā)明創(chuàng)造同時存在兩項專利權。

五、筆者的建議

為了更好地保護在先申請人和社會公眾的利益，在判斷抵觸申請時，應該具體考慮發(fā)明或實用新型與外觀設計專利申請中所包含的技術方案和設計要素是否可以互相抵觸，如果發(fā)明或實用新型申請記載的產品的形狀特征，與外觀設計申請記載的產品的形狀設計特征相同，就可以將在先申請的發(fā)明或實用新型申請作為在后申請的外觀設計申請的抵觸申請，同樣，也可以將在先申請的外觀設計申請作為在后申請的發(fā)明或實用新型申請的抵觸申請。

另外，為了在專利實務中更好地操作，可以對專利法及審查指南做適當?shù)男薷?，以在業(yè)界形成統(tǒng)一的認識。

由于筆者水平有限，以上觀點和建議難免有不當之處，希望能與業(yè)界相關人士進一步交流探討。

參考文獻：

[1]《中華人民共和國專利法》，知識產權出版社，2009.1

[2]《專利審查指南2010》，    知識產權出版社，2009.9

[3]《中國專利法詳解》，尹新天，知識產權出版社，2011.1