根據(jù)專利法第二十六條第三款的規(guī)定,說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整地說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。
在當(dāng)下實用新型的審查標(biāo)準(zhǔn)日漸嚴(yán)格的大環(huán)境下,對于電學(xué)領(lǐng)域的實用新型專利申請,時常會見到“說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定”的審查意見通知書,也就是說明書存在不清楚或不完整的問題。
面對此類問題,還需從實用新型專利的定義說起。專利法第二條第三款中規(guī)定:實用新型,是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。也就是說,實用新型專利只用于保護(hù)產(chǎn)品,且只保護(hù)產(chǎn)品的硬件技術(shù)方案。
另一方面,近年間計算機(jī)軟件技術(shù)發(fā)展迅速,單片機(jī)、MCU、FPGA等器件中的程序設(shè)置也更加靈活,特別是一些小型電子產(chǎn)品中,或多或少都會采用一些軟件技術(shù)以解決技術(shù)問題。這種產(chǎn)品在申請實用新型專利時,代理人考慮到實用新型專利的保護(hù)客體的限制因素,通常會在權(quán)利要求中僅寫出若干個功能模塊,以及各個功能模塊之間的連接關(guān)系和信號流向關(guān)系。在說明書及附圖中也只寫出各個功能模塊間的連接關(guān)系和信號流向關(guān)系,并寫出一些功能模塊的芯片型號或具體的內(nèi)部電路。如果詳細(xì)地寫出各個功能模塊的工作原理和工作過程,就有可能因為實用新型專利的保護(hù)客體問題被駁回。
然而,在采用上述寫法,就會在審查意見通知書中被指出,說明書及附圖中僅描述了各個模塊的方框圖,導(dǎo)致無法判斷如何實現(xiàn)其功能,對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,該手動是含糊不清的,無有效的、實質(zhì)性證據(jù)證明其相對于現(xiàn)有技術(shù)如何實現(xiàn)其技術(shù)效果,不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
如果說明書中某些功能模塊沒有描述芯片型號,審查意見通知書中還會指出,說明書中未公開該模塊(芯片)的規(guī)格類型,也未公開該模塊的電路結(jié)構(gòu)與其他部件連接的具體電路結(jié)構(gòu)。這將進(jìn)一步增大答復(fù)審查意見的難度。
代理人面對此種審查意見,通常的應(yīng)對方式是說明各個功能模塊的功能是現(xiàn)有技術(shù),技術(shù)方案的要點在于各個功能模塊的連接關(guān)系,有時還需要引用現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)。但這樣做反而有可能對權(quán)利要求的新穎性造成不利影響,為審查員評價權(quán)利要求的新穎性提供便利條件。
因此,對于包含有部分計算機(jī)程序的電子產(chǎn)品的技術(shù)方案,申請實用新型專利是存在一定風(fēng)險的。但此類技術(shù)方案往往較現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)不大,也難以滿足申請發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求。而且,考慮到計算機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)更新?lián)Q代很快,不需要太長的專利權(quán)期限,以及考慮到授權(quán)速度的因素,申請人還是會更傾向于選擇申請實用新型專利。
在此情形下,代理人還需更深刻地理解申請人提供的技術(shù)方案。如果解決技術(shù)問題的核心技術(shù)手段的確在計算機(jī)程序上,則應(yīng)更深地挖掘技術(shù)方案的發(fā)明構(gòu)思,并適當(dāng)進(jìn)行技術(shù)方案擴(kuò)展,使其具備較高的創(chuàng)造性,申請發(fā)明專利。如果解決技術(shù)問題的核心技術(shù)手段并不十分依賴計算機(jī)程序的改進(jìn),甚至可以完全利用硬件技術(shù)手段替代,則可以選擇授權(quán)快捷的實用新型專利,當(dāng)然要在說明書中詳細(xì)描述各個部分的硬件實現(xiàn)方式及連接關(guān)系和信號流向關(guān)系,滿足專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
另外,對于審查尺度日新月異的實用新型專利,申請人及代理人也希望可以適當(dāng)放寬包含少量計算機(jī)程序的技術(shù)方案,畢竟專利是為了促進(jìn)科技進(jìn)步。