" 北京快幫知識產(chǎn)權(quán)有限公司 于澤輝 目前，有關(guān)部門正在醞釀對商標法做進一步修改。借此機會，本人想就建立撤銷不正當使用注冊商標制度提出設(shè)想，供立法者參考。 所謂撤銷不正當使用注冊商標，是指注冊商標的所有人（注冊人或?qū)Ｓ脵?quán)人），因不正當使用自己的注冊商標，從而使用自己的產(chǎn)品或服務(wù)與他人相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生混淆，造成對他人的注冊商標專用權(quán)的妨害或者對消費者利益的損害，在這種情況下，任何人都可以提出撤銷該注冊商標的請求，相關(guān)商標主管機關(guān)，依法律規(guī)定，做出撤銷該注冊商標的決定。 一 目前存在的惡意不正當使用注冊商標的現(xiàn)狀及實例 當前中國，市場經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，許多企業(yè)靠守法經(jīng)營迅速發(fā)展壯大，許多人通過自己的誠實勞動而發(fā)家致富。然而，也有一些不法商人，總想通過歪門邪道來賺錢。比如在商標這個重要的知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，就有人“別出心裁”，攪盡腦汁地去注冊一系列的商標，然后變著法地不正當?shù)厥褂闷渥陨虡?，達到其獲得非法利益的目的。這些人的行為，已嚴重影響和擾亂了市場秩序，妨害了相關(guān)注冊商標專用權(quán)人的利益，也侵害了消費者權(quán)益。據(jù)法制日報報道，北京圣朝臣葡萄酒有限公司將“王宮”、“朝臣”兩個文字商標分別注冊后，同時在瓶貼上使用。在使用時，該公司將“王宮”、“朝臣”豎排使用，橫排就成了“王朝”、“宮臣”。我們知道，“王朝”是天津王朝葡萄酒有限公司擁有的注冊商標，該商標在全國享有很高的知名度。北京圣朝臣葡萄酒有限公司以這種方式使用“王宮”、“朝臣”商標，足以使消費者對產(chǎn)品的提供者產(chǎn)生混淆，存在著明顯的故意，其目的就在于“借光”和“搭便車”，侵害了“王朝”商標所有人的商標權(quán)益和消費者的利益。目前這種惡意不正當使用注冊商標的情況愈演愈烈，筆者在自己辦案中遇到了很多這樣的案例，現(xiàn)列舉其中的兩個介紹給大家： 案例一：真假“圣羅蘭” 由“YSL”變體設(shè)計而成的圖形商標（見下圖一），是法國伊夫．圣．洛朗公司的馳名商標。有一家溫州公司（簡稱溫州公司）在相同及類似商品上向商標局提出了一個類似楓葉的圖形商標（見下圖二）的注冊申請，該商標被依法核準注冊。我們從外觀上比較兩個商標圖樣，根本發(fā)現(xiàn)不了相似之處。再來讓我們觀察圖形三，它是溫州公司在商品及其包裝上實際使用的商標圖樣。在圖形三中，我們可以明顯地看出與圖形一的“YSL”圖形一模一樣的圖形來。我們這里用的是黑白稿，溫州公司在實際使用圖形三的商標的時候，“YSL”用的是非常醒目的黑色，而葉子和葉梗用的是非常淺的灰色，不注意根本分辨不出。溫州公司的用意不言自明。 圖一　　　　　　 圖二 　　　　　　　　圖三 案例二：真假“步云” 甲公司有一注冊商標“步云”（見下圖一），使用于鞋、鞋墊等商品上，且在該領(lǐng)域有相當?shù)闹?。乙公司在相同商品上向商標局申請注冊“彩步云”商標（見下圖二），獲得批準，乙公司對“彩步云”商標享有商標專用權(quán)。但乙公司在使用“彩步云”商標時，將該商標做了“藝術(shù)上”的處理（見下圖三），采取了不正當使用的手段，使相關(guān)消費者產(chǎn)生了混淆。它故意將“彩步云”中的“彩”用很淺的顏色印刷，而將“步云”用醒目的顏色印刷，消費者乍一看，只能看到“步云”兩個字，結(jié)果認為它是“步云”商標，造成混淆。當有人投訴到工商管理部門要求查處時，“彩步云”的注冊人卻說他使用的是“彩步云”商標，沒有侵犯任何人的權(quán)利，造成執(zhí)法上的尷尬。 圖一　　　　　　　　 圖二　　　　　　　　　　 圖三 二 因不正當使用應(yīng)該被撤銷的注冊商標的特點 對于因不正當使用應(yīng)該被撤銷的注冊商標，存在以下幾個特點： 1、該商標必須是注冊商標。很顯然，如果它不是注冊商標，就不會導致行政執(zhí)法及司法審判中的尷尬，因為行政執(zhí)法機關(guān)和司法機關(guān)完全可以以與注冊商標相近似而認定侵權(quán)成立。在我國，商標權(quán)的獲得是基于商標注冊，按法律規(guī)定，注冊商標的注冊人享有商標專用權(quán)。不管注冊在前、在后，按法律規(guī)定，都享有商標專用權(quán)，并沒有說注冊在先的有，注冊在后的沒有。當然，你可以通過爭議程序，撤銷某商標的注冊，從而使該商標喪失專用權(quán)。 2、就該注冊商標本身來講，其并不與他人的注冊商標相同或近似。 比如我們前面提到的“王宮”、“朝臣”商標與“王朝”商標， “YSL”商標與楓葉圖形商標，“彩步云”與“步云”商標等。這就使商標局審查員在審查商標申請人提出的商標注冊申請時，認為該申請符合商標法及實施條例的規(guī)定，并未構(gòu)成與其他已注冊商標相同或近似，所以被核準注冊。審查員基于申請文件做出的判斷，并沒有錯，因為他不可能預(yù)見申請者將會如何使用他的商標。同理，在商標被初審公告后的異議階段，一般公眾及相關(guān)商標所有人，甚至專業(yè)人士，也不可能了解商標注冊申請人的真實意圖。所以，只有在真正的使用階段，來考查商標申請人的意圖。 3、商標注冊人不當使用該注冊商標。何謂不當？一個簡單的標準就是其使用的結(jié)果，導致與他人的注冊商標發(fā)生混淆，并造成消費者的誤認。不當使用的方法是多種多樣的，比如改變注冊圖樣、使用不同的顏色、與他人知名的裝璜、包裝相搭配，將兩個以上注冊商標組合使用，突出部分圖樣等。 4、存在故意。這里的故意，是指該等商標注冊人有模仿、影射、接近他人知名商標的意圖或動機，其具體表現(xiàn)就是大家常說的傍名牌、搭便車。是否存在故意，不能僅憑當事人的陳述。因為那些傍名牌、搭便車的人，是不會主動承認自己有傍名牌、搭便車的意圖。筆者認為，只要是客觀上造成了公眾的混淆與誤認，就應(yīng)當認定有這方面的故意。根據(jù)許多國家的商標法的規(guī)定來看，它們并沒有把存在故意作為撤銷不當使用商標的要件之一。所以，筆者認為，“存在故意”可以作為一個特征，但不能作為要件之一。 5、其實際使用的結(jié)果，導致與知名度較高的注冊商標的混淆。這項制度，目的在于防止和反對不正當競爭。如果被混淆的商標知名度不高，就不存在不當使用的問題。 6、用現(xiàn)在的法律規(guī)定，無法將該注冊商標撤銷。我國2001年10月修改后的商標法第四十四條規(guī)定：“使用注冊商標，有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊商標： （1）自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合的； （2）自行改變注冊商標的注冊人名義、地址或者其他注冊事項的； （3）自行轉(zhuǎn)讓注冊商標的； （4）連續(xù)三年停止使用的?！?這一條的規(guī)定與我們這里討論的問題不是一回事。首先，根據(jù)該條規(guī)定，撤銷的主體或者說機關(guān)是商標局，而且是商標局依職權(quán)主動進行的，不需要由權(quán)利受損的相關(guān)人提出申請；而我們這里討論的則應(yīng)當是由相關(guān)權(quán)利受損的人向商標評審委員會提出申請，由商標評審委員會依職權(quán)做出裁定。其次，根據(jù)該條規(guī)定，撤銷的理由是“自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合”，其目的僅僅在于促使注冊人規(guī)范使用其注冊商標，因此，商標局應(yīng)首選“責令限期改正”，其次才是將該注冊商標撤銷。事實上，筆者還沒有聽說過商標局因注冊人自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合而被撤銷的注冊商標。而我們這里討論的撤銷不當使用注冊商標的理由在于“對注冊商標的不正當使用，造成對商品的品質(zhì)或服務(wù)質(zhì)量的誤認或與他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)發(fā)生混淆”，侵害的客體是他人的注冊商標或者是一般消費者的利益。第三，故意不正當使用注冊商標的人，其不正當使用的方式既包括改變注冊商標的文字、圖形或者其組合，也有不改變注冊商標的文字、圖形或其組合的情況，而且，不正當使用的人往往不在其實際使用的商標上打上注冊標記，只是當別人告其侵權(quán)時，它才抗辯說他的商標是注冊商標。 三 國外的相關(guān)立法及法律實踐 1、日本商標法的相關(guān)規(guī)定及判例。 日本商標法第五十一條第（一）項規(guī)定：“商標權(quán)者故意在指定商品或指定服務(wù)上使用與注冊商標相近似的商標，或者在與指定商品或服務(wù)相類似的商品或服務(wù)上使用注冊商標或與其近似的商標，而造成對商品的品質(zhì)或服務(wù)的質(zhì)量的誤認或與他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)發(fā)生混淆時，任何人均可以提出撤銷該商標注冊審判的請求?！痹摋l第（二）項規(guī)定：“原有商標權(quán)者，在依前項規(guī)定撤銷商標注冊的判決確定之日未滿五年時，不能在其指定商品或指定服務(wù)或與之相類似的商品或服務(wù)上對該注冊商標或其近似商標取得注冊。” 日本商標法第五十二條規(guī)定：“前條第一項的審判，在商標權(quán)者事實上不使用該項規(guī)定商標之日起已經(jīng)過五年以后時，不能再提出請求。” 日本商標法第五十二第之（二）規(guī)定：“當移轉(zhuǎn)的結(jié)果使在相同的商品或服務(wù)上使用的相近似的注冊商標、或在相類似的商品或服務(wù)上使用的相同或相近似的注冊商標的商標權(quán)屬于不同的商標權(quán)者的場合，當其中之一的注冊商標的商標權(quán)者，出于不正當?shù)哪康脑谥付ㄉ唐坊蛑付ǚ?wù)上使用其注冊商標致使與其他注冊商標的商標權(quán)者、專用權(quán)者或通常使用權(quán)者業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)產(chǎn)生了混淆同時，任何人都可以提出撤銷該商標注冊審判的請求。” 日本商標法第五十三條第（一）項規(guī)定：“專用使用權(quán)者或通常使用權(quán)者在指定商品或指定服務(wù)或與之相類似的商品或服務(wù)上使用注冊商品或其近似商標，而造成對商品的品質(zhì)或服務(wù)的質(zhì)量的誤認或與他人業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)發(fā)生混淆時，任何人均可以提出撤銷該商標注冊審判的請求。但當該商標權(quán)者并不知道這個事實的情況且已經(jīng)給予以充分注意時，不在此限。 日本商標法在五十三條第（二）項規(guī)定：“原有的商標權(quán)者或者專用使用權(quán)者或通常使用權(quán)者，在因使用前項規(guī)定的商標而依同項規(guī)定撤銷商標注冊的判決確定之日起未滿五年時間，不能在其指定商品或指定服務(wù)或與之相類似的商品或服務(wù)上對該注冊商標或其近似的商標取得注冊。” 日本撤銷不正當使用注冊商標的實判例： (1)“金盃菊正宗”案 “菊正宗”是日本清酒的一個馳名商標。雖然這種牌子的清酒不是質(zhì)量最好、價錢最高的清酒，但它品質(zhì)穩(wěn)定、銷量極大，在日本，只要是喝酒的人，幾乎無人不曉。就像紅星二鍋頭，它雖然沒有茅臺、五糧液那樣好的品質(zhì)，但知名度卻相當高。有另外一家日本酒廠，注冊了“金盃菊”商標，使用商品同樣是清酒。而且在實際使用時，該酒廠使用了“金盃菊正宗”商標，或者說以“金盃菊正宗”的形式使用“金盃菊”商標。雖然“正宗”是一個慣用語，任何人都可以在其商品包裝裝璜上使用“正宗”二字，或者在其商標后加上“正宗”二字，但是，該酒廠使用“金盃菊正宗”商標的結(jié)果，導致很多消費者對產(chǎn)品來源發(fā)生了混淆，誤認為“菊正宗”與“金盃菊正宗”是一碼事或者說是一個廠出品的。在這種情況下，“菊正宗”商標的所有人以不正當使用為由，向日本東京高等法院起訴，要求撤銷“金盃菊”商標。日本東京高等法院支持了原告的訴求，依法將“金盃菊”商標撤銷。 (2)“IRANCELI”商標案 日本一家公司的商標“RANCEL”，是享有較高聲譽的注冊商標。另外一家企業(yè)注冊了“IRANCELI”商標，在實際使用時，該企業(yè)以下邊的方式使用其商標： 這樣使用的結(jié)果，導致消費者與“RANCEL”商標發(fā)生混淆和誤認。最后，“RANCEL”商標的所有人向東京高等法院起訴，要求撤銷“IRANCELI”商標的注冊，東京高等法院支持了原告的請求，將“IRANCEL”商標予以撤銷。 2、其他國家的立法 除了日本商標法外，德國、英國、法國、意大利、澳大利亞等國的商標法，也都有類似的內(nèi)容，只是它們的規(guī)定并不如日本商標法這么具體和明確。比如，德國商標法第49條（2）規(guī)定： 由于提起下列撤銷請求，應(yīng)當注銷商標的注冊： 1、如果由于所有人的作為或不作為導致在商業(yè)過程中，該商標成為在其注冊的商品或服務(wù)上的通用名稱； 2、如果由于商標所有人在該商標注冊的商品或服務(wù)上，對該商標的使用或者經(jīng)其同意的使用，導致該商標對公眾產(chǎn)生誤導，尤其是有關(guān)這些商品或服務(wù)的種類、屬性或地理來源；或者 3、如果商標所有人不再符合第7條規(guī)定的條件。 歐共體商標條例第50條撤銷理由：1、（C）規(guī)定：“如果由于商標所有人或者在他同意下在注冊的商品或服務(wù)上使用商標，該商標可能使公眾對于商品或服務(wù)的性質(zhì)、質(zhì)量或產(chǎn)地產(chǎn)生誤導的”，構(gòu)成撤銷的理由。 英國商標法第46條“注冊的撤銷”（1）（d）規(guī)定：“由于注冊商標所有人或者經(jīng)他同意在其注冊的有關(guān)的商品或服務(wù)上的使用，可能會誤導公眾，尤其是在這些商品或服務(wù)的性質(zhì)、地理來源方面誤導公眾?！?其他一些國家的商標法也有類似的規(guī)定。比較這些國家的規(guī)定與日本的規(guī)定，我們可以發(fā)現(xiàn)，這些國家規(guī)定的范圍比日本的更寬泛。日本商標法只是規(guī)定對不正當使用的商標可以撤銷注冊，而這些國家的規(guī)定則表明，不管你對注冊商標的使用是正當或者不正當，只要其使用使公眾產(chǎn)生誤認，就可以予以撤銷。 結(jié)語：我國建立撤銷不正當使用注冊商標制度的立法意義 筆者認為，設(shè)立撤銷不正當使用注冊商標這項法律制度是非常必要的，其立法意義在于： 1、保護高知名度注冊商標專用權(quán)人的合法權(quán)益。由于我國的市場經(jīng)濟正處于快速上升階段，假冒他人知名商標及侵犯他人知名商標專用權(quán)的行為比較普遍。由于我國政府加大了打假的力度，很多人不敢直接假冒他人的知名商標，反而采取各種“變通”的手法去“傍名牌”、“搭便車”，其中最主要的手段就是設(shè)計一個與名牌近似又能避過審查員耳目的商標，使審查員一不留神，讓該商標獲得注冊。在該商標獲準注冊后，如果嚴格按注冊的圖樣使用，就不會蒙騙過消費者的眼睛，于是，就對該注冊商標動一些手腳，喬裝打扮，讓消費者分辨不出真假，最后達到假冒的目的。如果我們設(shè)立了“撤銷不當使用注冊商標制度”，就會堵住這個漏洞，讓那些心存不良企圖的人無計可施，從而保護高知名度注冊商標所有人的合法權(quán)益。 2、保護消費者的利益。我們知道，“傍名牌”、“搭便車”不僅損害了高知名度注冊商標所有人的利益，更重要的，是它損害了廣大消費者的利益，使他們買不到他們想要的東西。在現(xiàn)代的社會，大多數(shù)消費者都在“認牌購物”，對于名牌產(chǎn)品，消費者更是給予了很多的青睞?？墒?，對注冊商標的不當使用，故意誤導了消費者，使消費者購買了假名牌，損害了消費者利益，使消費者上當受騙。 3、完善商標保護體系，進一步遏制利用商標進行不正當競爭的行為。有人也許會說，商標法沒有“撤銷不正當使用注冊商標”的規(guī)定，司法審判機關(guān)同樣可以認定“不正當使用人”的行為構(gòu)成了商標侵權(quán)行為，因為“不正當使用”的注冊商標已不是注冊商標，法院當然可以認定其構(gòu)成侵權(quán)。筆者只部分同意這樣的看法。首先，有的不當使用人并沒有改變其商標的注冊圖樣，比如前面提到的“王宮”、“朝臣”，它只是將兩個注冊商標放在一起使用；其次，會給基層工商行政管理機關(guān)以及司法機關(guān)在認定侵權(quán)中造成許多困難和障礙，不便于快速、有力地保護商標權(quán)人的利益。立法上增加上“撤銷不正當使用注冊商標”的規(guī)定，是對商標保護體系的完善，可以從根本上解決“傍名牌”的問題。 4、從立法上威懾不法之徒。立法上增加上“撤銷不正當使用注冊商標”的規(guī)定，是對那些走歪門邪道的不法之徒的威懾?？梢韵胂螅绻粋€注冊商標的所有人意圖通過不正當使用其注冊商標去誤導消費者，他面臨的不僅是侵權(quán)的指控，更嚴重的是，他的注冊商標——他賴以假冒他人的法律依據(jù)，將會被從根本上消滅，他還會以身試法嗎？ 因此，筆者希望在修改商標法時，能將撤銷不正當使用注冊商標制度作為一個重要制度予以考慮。"