關(guān)于禁反悔原則在專利侵權(quán)判斷中的應(yīng)用
1905-07-09
"
在英美法系,禁反悔原則(estoppel)起源于衡平法,后逐漸被普通法所吸收,成為訴訟等對抗性法律程序中當(dāng)事人應(yīng)予遵循的一項(xiàng)重要原則。這一原則與大陸法系中的公平(fairness)原則和誠實(shí)信用原則(good faith)法意相通,旨在限制一方當(dāng)事人利用前后不一致甚至自相矛盾的陳述和行為,來損害對方當(dāng)事人以及其它公眾的信賴?yán)妗R虼?,無論是英美法系還是大陸法系,在專利領(lǐng)域,禁反悔原則均已成為權(quán)利要求解釋時(shí)需要考慮的基本原則。
禁反悔作為一項(xiàng)原則,在專利領(lǐng)域已經(jīng)被司法實(shí)踐長期采納,并且已被明文規(guī)定在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》-法釋(2009)21號(hào)第六條。也就是說,在專利授權(quán)、確權(quán)過程中,專利申請人、專利權(quán)人對權(quán)利要求的保護(hù)范圍作出“縮窄性”的修改或陳述后,其在專利侵權(quán)訴訟中并不能對該保護(hù)范圍作出與該縮窄性修改或陳述自相矛盾的解釋,以期獲得更大的保護(hù)范圍,損害對方當(dāng)事人或公眾的信賴?yán)妗?
例如,在澳諾公司與午時(shí)公司等專利侵權(quán)案【(2009)民提字第20號(hào)】中,最高人民法院認(rèn)為,從涉案專利審批文檔中可以看出,專利申請人進(jìn)行的修改是針對國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為涉案專利申請公開文本權(quán)利要求保護(hù)范圍過寬,在實(shí)質(zhì)上得不到說明書支持的審查意見而進(jìn)行的;被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征屬于專利權(quán)人在專利授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其與權(quán)利要求1中的技術(shù)特征等同而將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
另外,在優(yōu)他公司與萬高公司等專利侵權(quán)案【(2010)民提字第158號(hào)】中,最高人民法院根據(jù)專利權(quán)人在涉案專利授權(quán)和無效宣告程序中作出的意見陳述,以及涉案專利說明書中記載的有關(guān)不同工藝條件所具有的技術(shù)效果的比較分析,認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的相關(guān)技術(shù)特征與涉案專利中的對應(yīng)技術(shù)特征不構(gòu)成等同,被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。
在筆者代理的諸多案件中,有兩個(gè)案件對于禁反悔原則的適用問題比較具有典型性,下文中將分別予以介紹:
一、禁反悔原則不適用的案例
2016年6月22日,北京市集佳律師事務(wù)所收到最高人民法院(2013)民提字第127號(hào)民事判決書。經(jīng)審判委員會(huì)討論決定,最高法院判決維持湖北高院(2011)鄂民三再終字第2號(hào)民事判決書,集佳代理長沙深湘通用機(jī)器有限公司獲得最終勝訴,為這一長達(dá)15年的馬拉松案件拉上帷幕。據(jù)了解,最高檢尚未有針對專利侵權(quán)民事案件向最高法院抗訴的前例。
此案的總審理周期長達(dá)15年,歷經(jīng)一審、二審、本院再審、最高院指令再審、最高檢抗訴最高院再審,以及其間的專利無效、行政訴訟一審、二審程序等,可以說開了中國專利侵權(quán)訴訟歷史之先河。其中的指令再審案件還被評為湖北省十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件之一,與此案有關(guān)的另一案件也曾被評為湖南省十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件之一。
本案中,案件的爭議焦點(diǎn)集中在三個(gè)方面,其中的第一個(gè)方面即為禁反悔原則的適用問題。具體而言:
1、最高檢在民事抗訴書中認(rèn)定此案應(yīng)當(dāng)適用禁反悔原則
最高檢認(rèn)為:專利權(quán)人在無效程序中曾陳述本專利中磨輥與磨盤為上下位置關(guān)系,而且復(fù)審委在利用對比文件1(US3339853)和對比文件6(US4022387)評價(jià)涉案專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性時(shí),采納了專利權(quán)人的陳述,認(rèn)為本專利“磨輥位于磨盤的上方”與對比文件1、6中“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”存在區(qū)別,進(jìn)而認(rèn)為權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性。所以,(2011)鄂民三再終字第2號(hào)民事判決違反了“禁反悔”原則,認(rèn)定被控產(chǎn)品的“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”與“磨盤上方通過支架活動(dòng)裝有磨輥”構(gòu)成等同為適用法律錯(cuò)誤。"