防止專利侵權(quán)查新：圈定可疑侵權(quán)點(diǎn) 　　防止專利侵權(quán)查新，又稱專利侵權(quán)主動查新，是指為避免發(fā)生專利侵權(quán)糾紛而主動對某一項(xiàng)技術(shù)或者產(chǎn)品進(jìn)行專利檢索，目的是要找出可能受到其侵害的專利?？赡苁艿狡淝趾Φ膶＠卜Q為侵權(quán)專利或者障礙專利，包括有效專利和具授權(quán)前景的專利申請。 　　在制造、銷售（包括許諾銷售）、進(jìn)口或使用一項(xiàng)懷疑存在專利的產(chǎn)品之前，需要進(jìn)行防止專利侵權(quán)查新。許諾銷售包括做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式。 　　防止專利侵權(quán)查新包括圈定可疑侵權(quán)點(diǎn)、檢索侵權(quán)專利、判斷是否落入專利權(quán)保護(hù)范圍和撰寫侵權(quán)查新報(bào)告這四個關(guān)鍵步驟。 　　由委托方提供擬實(shí)施產(chǎn)品或技術(shù)的交底材料，由查新員對交底材料中的技術(shù)方案進(jìn)行梳理。交底材料是以書面方式提供的詳細(xì)的技術(shù)信息披露，需要時應(yīng)包含視圖、流程圖、框圖等，以便于查新員理解。對技術(shù)信息的理解決定了檢索的范圍和之后對檢索結(jié)果的分析。 　　在梳理技術(shù)方案時，查新員可用逆向分析的方式，即首先理解整體技術(shù)方案的目的和所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，然后分割出實(shí)現(xiàn)整體技術(shù)效果的各個技術(shù)環(huán)節(jié)，這些技術(shù)環(huán)節(jié)應(yīng)該具有相對獨(dú)立的功能、實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的技術(shù)效果，最后科學(xué)地劃分出技術(shù)特征。所謂技術(shù)特征，是指技術(shù)方案中能夠相對獨(dú)立地執(zhí)行一定的技術(shù)功能、并能產(chǎn)生相對獨(dú)立的技術(shù)效果的最小技術(shù)單元或者單元組合。 　　出于時間、成本的考慮，針對全部技術(shù)特征均分別進(jìn)行侵權(quán)檢索分析有時是不明智的，實(shí)踐中往往有選擇地圍繞那些必不可少且懷疑有專利的技術(shù)特征（稱為可疑侵權(quán)點(diǎn)）開展防止專利侵權(quán)查新?？梢汕謾?quán)點(diǎn)是通過以下步驟確定的： 　?、賱澐旨夹g(shù)特征，將一項(xiàng)完整的技術(shù)方案拆解成多個技術(shù)特征； 　?、诖_定必要技術(shù)特征，自前述多個技術(shù)特征中確定必要技術(shù)特征（若缺少該技術(shù)特征，則技術(shù)方案不能實(shí)現(xiàn)其目的），其余為非必要技術(shù)特征； 　?、廴Χ梢汕謾?quán)點(diǎn)，自前述必要技術(shù)特征中選定那些懷疑存在專利的技術(shù)特征或者技術(shù)特征組合作為可疑侵權(quán)點(diǎn)，從而與那些早已進(jìn)入自由公知領(lǐng)域的技術(shù)特征相區(qū)別，后者一般可以直接排除侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)而不必做檢索分析，非常規(guī)應(yīng)用或者產(chǎn)生意想不到的效果的除外。 　　可疑侵權(quán)點(diǎn)的圈定，既可以聽取委托方工程技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)意見，也可以由查新員通過檢索閱讀相關(guān)綜述性文獻(xiàn)進(jìn)行合理的判斷得出并獲委托方的認(rèn)可。上述技術(shù)方案的梳理結(jié)果以表格形式加以記錄（表1），最終確定委托方技術(shù)方案由可疑侵權(quán)技術(shù)特征A、B、C等組成。 　　預(yù)防專利侵權(quán)檢索方法： 　　防止專利侵權(quán)查新：檢索侵權(quán)專利 　　檢索侵權(quán)專利的目標(biāo)是發(fā)現(xiàn)那些可能被侵權(quán)的專利或?qū)＠暾埼墨I(xiàn)，為后續(xù)專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析提供證據(jù)支持。它是決定防止專利侵權(quán)查新質(zhì)量的關(guān)鍵，其過程包括確定范圍、執(zhí)行檢索、檢索終止這三個階段。 　　1確定檢索范圍 　　防止專利侵權(quán)查新的檢索范圍包括專利類型、時間范圍、地域范圍三個方面。專利類型包括世界各國和知識產(chǎn)權(quán)組織的發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利及專利申請。 　　時間范圍和地域范圍是分別由專利權(quán)“三性”中的時間性和地域性決定的。各國專利法對于專利權(quán)的有效保護(hù)期均有各自的規(guī)定，而且計(jì)算保護(hù)期限的起始時間也各不相同。大部分國家自提交專利申請之日起的專利保護(hù)期為20年。我國《專利法》第四十二條規(guī)定：“發(fā)明專利權(quán)的期限為20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限為10年，均自申請日起計(jì)算?！币话闱闆r下，委托方會指定一個時間，通常是實(shí)施產(chǎn)品制造、銷售、進(jìn)口和使用的時間，簡稱實(shí)施日（委托方?jīng)]有指定實(shí)施日的，以查新委托日代替實(shí)施日）。那些申請日早于該實(shí)施日前20年的專利通常已經(jīng)超出了專利保護(hù)期限而失效，不會構(gòu)成侵權(quán)專利。 　　因此，查新員應(yīng)當(dāng)檢索實(shí)施日前20年以內(nèi)的專利文獻(xiàn)。不過在一些國家，某些領(lǐng)域?qū)＠暾埖谋Ｗo(hù)期可以續(xù)展或延長，例如藥品和食品，原因是在其投放市場之前須履行行政批準(zhǔn)程序，從而專利所有人在被授予專利后的相當(dāng)一段時期內(nèi)無法享有其專利權(quán)。在這些情況下，檢索的時間跨度還應(yīng)延長。 　　由于專利權(quán)的地域性，即一個國家依照其本國專利法授予的專利權(quán)，僅在該國法律管轄的范圍內(nèi)有效，對其他國家沒有任何約束力，外國對其專利不承擔(dān)保護(hù)的義務(wù)，這決定了防止專利侵權(quán)查新的檢索地域范圍是依實(shí)施產(chǎn)品制造、銷售、進(jìn)口和使用的地域而定，該地域應(yīng)由委托方指定。因此，查新員應(yīng)當(dāng)檢索該地域所在國的本國專利以及將該國作為指定國的地區(qū)或者國際專利組織專利。例如針對一項(xiàng)技術(shù)在中國實(shí)施的防止專利侵權(quán)查新，除了應(yīng)檢索國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的專利和受理的專利申請之外，還應(yīng)當(dāng)檢索向世界知識產(chǎn)權(quán)組織提出的指定國包含中國但是未及進(jìn)入中國并在國內(nèi)公布的PCT專利申請。需要注意的是，檢索上述PCT專利申請的時間范圍是實(shí)施日前4年內(nèi)，原因是PCT國際申請自遞交本地申請后30個月進(jìn)入國家階段，進(jìn)入中國國家階段后又有18個月的公布期。 　　2執(zhí)行檢索及其優(yōu)化 　　在執(zhí)行檢索之前，查新員應(yīng)當(dāng)首先分析技術(shù)主題，并據(jù)此確定技術(shù)領(lǐng)域、專利分類。然后，選擇合適的數(shù)據(jù)庫執(zhí)行檢索并不斷優(yōu)化檢索結(jié)果。 　　2.1選擇數(shù)據(jù)庫 　　防止專利侵權(quán)查新的數(shù)據(jù)庫選擇應(yīng)遵循這些原則： 　　①地域吻合，所選數(shù)據(jù)庫應(yīng)包含上述地域范圍的專利文獻(xiàn)； 　?、跀?shù)據(jù)完整，所選數(shù)據(jù)庫應(yīng)包含相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的全部專利文獻(xiàn)并且保持更新，世界各國知識產(chǎn)權(quán)局、地區(qū)和國際知識產(chǎn)權(quán)組織的官方網(wǎng)站專利檢索入口一般提供了最全面、及時的基礎(chǔ)專利信息，包括著錄項(xiàng)目信息、說明書全文、法律狀態(tài)信息等； 　?、酃δ芡晟疲ㄊ欠裰С秩臋z索或者權(quán)利要求項(xiàng)檢索，是否提供獨(dú)特的專業(yè)檢索功能（如檢索復(fù)雜結(jié)構(gòu)化合物時可使用美國化學(xué)文摘數(shù)據(jù)庫提供的化學(xué)物質(zhì)登記號CASNo.檢索功能）； 　?、芊奖阋子茫?dāng)?shù)赜蚍秶婕岸鄠€國家、多個語種時，可選用綜合性專利數(shù)據(jù)庫平臺如Espacenet、PATENTSCOPE、Orbit等，在提高檢索效率的同時也克服了語言障礙。 　　2.2制定策略并執(zhí)行檢索 　　防止專利侵權(quán)查新的檢索思路主要為三種：一是通過技術(shù)方案檢索；二是通過機(jī)構(gòu)或者人員檢索；三是將技術(shù)方案與機(jī)構(gòu)人員組合檢索。 　　(1)通過技術(shù)方案檢索 　　從技術(shù)方案中梳理出的非必要技術(shù)特征、已進(jìn)入自由公知領(lǐng)域的技術(shù)特征通常不用檢索，除非這些特征單獨(dú)地或者組合地產(chǎn)生了意想不到的新的技術(shù)效果。在針對可疑的侵權(quán)點(diǎn)進(jìn)行檢索時，每個技術(shù)特征點(diǎn)應(yīng)當(dāng)盡可能從多個角度進(jìn)行表達(dá)，如用關(guān)鍵詞、分類號、化學(xué)結(jié)構(gòu)式等，將每種角度表達(dá)的檢索結(jié)果通過邏輯或的關(guān)系合并后，作為針對該侵權(quán)點(diǎn)的檢索結(jié)果。需要注意的是，除了以相同的概念（如同義詞、縮寫、全稱、音譯、俗名等）直接描述以外，一個技術(shù)特征點(diǎn)還可能以其上位概念、功效特征、使用環(huán)境等形式出現(xiàn)在權(quán)利要求項(xiàng)中。因此，對每個技術(shù)特征點(diǎn)還應(yīng)當(dāng)考慮從其上位概念、功效特征、類別屬性等角度進(jìn)行表達(dá)和檢索，以防止遺漏。 　　如果委托方的一項(xiàng)技術(shù)方案包含多個可疑侵權(quán)點(diǎn)(A、B、C、…)，那么出于檢索效率優(yōu)先的考慮，可先將各個可疑侵權(quán)點(diǎn)的檢索結(jié)果進(jìn)行“邏輯和”組合運(yùn)算(A and B and C and…)，該組合結(jié)果由于包含的相同技術(shù)特征點(diǎn)最多，因而很可能從中發(fā)現(xiàn)最接近委托方技術(shù)方案的專利，需要優(yōu)先重點(diǎn)關(guān)注。后續(xù)逐漸減少進(jìn)行“邏輯和”運(yùn)算的可疑侵權(quán)點(diǎn)的數(shù)量甚至單獨(dú)考慮各個可疑侵權(quán)點(diǎn)的檢索結(jié)果(A or B or C or…)，這樣逐步擴(kuò)大侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)排查的范圍，以便最大可能地避免遺漏。 　　就數(shù)據(jù)庫檢索的字段而言，在權(quán)利要求項(xiàng)中檢索無疑是首選的。但如果數(shù)據(jù)庫沒有提供權(quán)利要求項(xiàng)檢索功能，而只能進(jìn)行文摘檢索，那么將多個可疑侵權(quán)點(diǎn)的檢索結(jié)果進(jìn)行“邏輯和”組合運(yùn)算造成遺漏的概率大大增加，此時應(yīng)盡可能將各個侵權(quán)點(diǎn)單獨(dú)在文摘中檢索。如果數(shù)據(jù)庫不僅提供權(quán)利要求項(xiàng)檢索功能，還提供全文檢索功能，則將各個可疑侵權(quán)點(diǎn)進(jìn)行“邏輯和”組合后置于全文中檢索，對提高檢索結(jié)果的針對性是有利的。 　　(2)通過機(jī)構(gòu)或者人員檢索 　　很多情況下，委托方提供的產(chǎn)品或技術(shù)方案即為已知商業(yè)競爭對手、潛在合作伙伴或者發(fā)明人的產(chǎn)品或技術(shù)方案。此時，應(yīng)重點(diǎn)排摸這些機(jī)構(gòu)或者人員申請的專利。對機(jī)構(gòu)而言，需要掌握其公司名稱、子公司名稱、母公司名稱，如有并購歷史的還需將并購對象的名稱梳理清楚。涉及人員的，應(yīng)注意各數(shù)據(jù)庫中人員姓名的表達(dá)方式。 　　就數(shù)據(jù)庫檢索的字段而言，機(jī)構(gòu)信息應(yīng)置于申請人或者權(quán)利人字段中檢索，人員信息應(yīng)置于申請人或者權(quán)利人、發(fā)明人字段中檢索。除了檢索這些專利著錄項(xiàng)目信息外，還應(yīng)當(dāng)查詢專利許可與轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)庫，對相關(guān)機(jī)構(gòu)或者人員的專利活動進(jìn)行全面了解。機(jī)構(gòu)或者人員檢索的好處是，可將申請人、權(quán)利人或者發(fā)明人的專利情況一覽無余地揭示出來，克服了技術(shù)方案檢索容易遺漏的弊端。 　　(3)將技術(shù)方案與機(jī)構(gòu)人員組合檢索 　　當(dāng)技術(shù)方案檢索的命中數(shù)過多或者主題不夠集中時，可增加機(jī)構(gòu)或者人員信息限定，以使結(jié)果更具有針對性。同樣，當(dāng)機(jī)構(gòu)或人員檢索的命中數(shù)過多或者主題不夠集中時（例如對大型企業(yè)集團(tuán)），可增加技術(shù)主題或者技術(shù)特征的限定，以快速獲得所需要的專利信息。 　　2.3檢索優(yōu)化 　　在檢索過程中，查新員可以隨時根據(jù)查得的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行針對引用文獻(xiàn)、被引用文獻(xiàn)、作者、機(jī)構(gòu)、專利發(fā)明人、專利申請人等的跟蹤檢索，以便找到進(jìn)一步相關(guān)的專利文獻(xiàn)。 　　3檢索終止 　　查新員可根據(jù)已經(jīng)檢索出的專利文獻(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量決定是否應(yīng)當(dāng)中止檢索。檢索過程中出現(xiàn)下列情況之一時，查新員可以與委托方溝通告知檢索結(jié)果，在對方知情同意的前提下中止檢索： 　　·查新員已經(jīng)找到一份或多份使委托方技術(shù)方案落入其權(quán)利要求范圍的專利文獻(xiàn)，查新員根據(jù)其知識和工作經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為不可能再找到更多的這樣的文件； 　　·查新員已經(jīng)找到一份或多份使委托項(xiàng)目技術(shù)方案落人其權(quán)利要求范圍的專利文獻(xiàn)，但是該專利在委托人指定的地域范圍和時間范圍內(nèi)不受保護(hù)； 　　·查新員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)一份或多份現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)，使得委托項(xiàng)目技術(shù)方案屬于自由公知技術(shù)； 　　·查新員根據(jù)其知識和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過大量的合理檢索以后，認(rèn)為不可能找到密切相關(guān)的對比文獻(xiàn)，且委托方也無法提供進(jìn)一步檢索的線索與方向。