外觀設(shè)計專利提供對產(chǎn)品新外觀設(shè)計的保護，基于此出發(fā)點，通常認(rèn)為產(chǎn)品外觀設(shè)計中“功能性特征”不應(yīng)受到保護。但是，功能是產(chǎn)品設(shè)計的前提，產(chǎn)品功能會對產(chǎn)品的設(shè)計特征造成限制，就此而言，產(chǎn)品的設(shè)計與功能是難以完全分離的。那么，具有功能目的的外觀設(shè)計特征是否應(yīng)該得到保護呢？如果可以保護的話，對其保護應(yīng)達(dá)到何種程度？在認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或相近似時，如何對比兩個具有相同功能的相同或類似設(shè)計特征？

在最高人民法院于2015年4月21日公布的《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告（2014）》中提到如下案例，再審申請人晨諾公司與被申請人威科公司、張春江及一審被告、二審被上訴人智合公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案【（2014）民提字第193號】。根據(jù)最高人民法院的判決，不是由產(chǎn)品功能唯一決定的設(shè)計特征，應(yīng)當(dāng)在判斷外觀設(shè)計是否相同或相近似時予以考慮。筆者將在本文中對該案進行簡單回顧，并據(jù)此對“功能性特征”的保護問題進行探討。

張春江于2009年4月28日提交的200930121299.6號外觀設(shè)計（下稱涉案專利）涉及一種極柱式真空接觸器，該申請于2010年2月3日授權(quán)公告。2011年9月15日，張春江與威科公司簽訂合同，許可威科公司實施涉案專利。威科公司于2012年向天津市第一中級人民法院提起訴訟，稱晨諾公司生產(chǎn)、銷售的zn3a-400/12-ns高壓真空接觸器侵害其專利權(quán)。涉案專利的立體圖見圖1，被訴侵權(quán)產(chǎn)品立體圖見圖2。

晨諾公司稱涉案專利為現(xiàn)有設(shè)計，并提供2003年相關(guān)行業(yè)雜志上的真空斷路器作為證據(jù)。一審法院認(rèn)為：涉案產(chǎn)品圓柱上的螺紋設(shè)計為實現(xiàn)技術(shù)功能所必須，2003年就存在與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相同的設(shè)計，因此晨諾公司生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品的設(shè)計為現(xiàn)有設(shè)計，晨諾公司在先設(shè)計抗辯成立。

威科公司不服一審判決并提出上訴。威科公司上訴請求稱晨諾公司作為證據(jù)提供的真空斷路器與涉案專利產(chǎn)品真空接觸器不屬于相同或類似產(chǎn)品，不能作為涉案專利的現(xiàn)有設(shè)計。二審法院認(rèn)為晨諾公司的現(xiàn)有設(shè)計抗辯不成立。同時，涉案專利與被控侵權(quán)設(shè)計相同點如下：1、二者整體都由三根圓柱形極柱和長方形箱體組成，2、極柱均呈圓柱形，3、表面有凸起波紋，4、箱體均有孔洞，5、接線結(jié)構(gòu)相同，6、箱體與極柱連接方式相同。二者不同之處在于：1、被訴侵權(quán)設(shè)計的極柱上下等粗，上下部均有波紋；2、涉案專利極柱下粗上細(xì)，且下半部沒有波紋；3、被訴侵權(quán)設(shè)計的箱體高度略高于涉案專利。

由于極柱式斷路器這類產(chǎn)品通常均包括三根表面具有凸起波紋的極柱和長方體狀的箱體，對產(chǎn)品整體視覺效果更具影響的應(yīng)當(dāng)是極柱和箱體的具體設(shè)計變化。具體而言，涉案專利與被訴侵權(quán)設(shè)計在極柱的具體形狀、波紋分布、箱體設(shè)計等方面的區(qū)別足以對二者的整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響。盡管如此，由于二者極柱均呈圓柱形且?guī)в?/span>均勻波紋，受到極柱波紋防止放電造成閃絡(luò)這一功能的影響，一般消費者更關(guān)注極柱上半部分的波紋，按整體觀察、綜合判斷的原則，二者在極柱具體設(shè)計上的區(qū)別屬于細(xì)微差別，不足以引起一般消費者的注意。相反，涉案專利與被訴侵權(quán)設(shè)計在箱體圖案、孔洞、開關(guān)方面相似，故兩者箱體的具體設(shè)計在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異。據(jù)此，二審法院判決晨諾公司侵權(quán)。

晨諾公司不服二審判決，申請最高院再審。晨諾公司的再審申請稱：被訴侵權(quán)設(shè)計的極柱是上下等大的圓柱形，上下均有波紋，且波紋與涉案專利相比更密，又寬又??；涉案專利的極柱是上細(xì)下粗的圓柱形，只有上半部有波紋，波紋較疏，且又窄又厚；此外，被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利在接線柱造型、極柱與箱體結(jié)合造型以及箱體與極柱比例方面均不相同。產(chǎn)品由極柱區(qū)和箱體組成是產(chǎn)品特性決定的，極柱上有波紋和箱體為長方體也是產(chǎn)品功能決定的，這些共同點對整體視覺效果無顯著影響。對該產(chǎn)品影響最大的應(yīng)是極柱區(qū)和箱體的具體設(shè)計，這是該類產(chǎn)品通?？梢赃M行設(shè)計變化的部位。鑒于此，由于被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利在極柱區(qū)和箱體的具體設(shè)計方面區(qū)別很大，整體視覺效果完全不同。

威科公司提交意見稱：極柱上凸起波紋的設(shè)計數(shù)量屬于功能性設(shè)計，在判斷設(shè)計特征時不應(yīng)予以考慮。涉案專利的使用者是具有高壓電器操作使用技能與資格的特殊群體，他們不會對不同產(chǎn)品的安裝、操作部位進行觀察和識別，而是會對諸如極柱頂部、接線端子、極柱與箱體的連接形式、箱體表面的具體設(shè)計等施以特別注意。而被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利在這些能夠引起使用者注意的部位相同，因此被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利相近似。

最高院基本認(rèn)定原審法院查明的事實，具體而言，被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利的不同點如下：被訴侵權(quán)設(shè)計各極柱為圓柱形，涉案專利各極柱沿高度方向的直徑逐漸變?。槐辉V侵權(quán)設(shè)計極柱上下均有波紋，涉案專利僅極柱上半部有波紋；被訴侵權(quán)設(shè)計波紋數(shù)量比涉案專利多、波紋間距小、波紋上下尺寸較小等等。對于該類產(chǎn)品，對其整體視覺效果具有顯著影響的是極柱區(qū)和箱體的具體設(shè)計。由此，箱體與極柱比例、極柱的形狀、波紋的分布、疏密和形狀等設(shè)計上的差別足以對兩者的整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，因而被訴侵權(quán)設(shè)計與涉案專利既不相同也不相似。對于這類產(chǎn)品，受其功能影響，極柱表面會有凸起的波紋，但是波紋的具體形狀、疏密以及波紋在極柱表面的分布并不是由該類產(chǎn)品的功能所唯一決定的，故在判斷該類產(chǎn)品是否相同或者相近似時，對于波紋的具體設(shè)計變化也應(yīng)予以考慮?；谏鲜龇治?，晨諾公司不侵犯張春江外觀設(shè)計專利權(quán)。

根據(jù)上述判例可知，雖然極柱與波紋等特征是該類產(chǎn)品的功能所決定的特征，但是波紋的具體形狀、波紋的分布、疏密和形狀等并不是由產(chǎn)品的功能唯一確定的特征，這些特征應(yīng)當(dāng)在判斷外觀設(shè)計是否相同或相近似時予以考慮。如本文開篇說言，外觀設(shè)計專利提供對產(chǎn)品新外觀設(shè)計的保護，根據(jù)TRIPS對外觀設(shè)計的有關(guān)規(guī)定，“這種保護不應(yīng)延及主要是根據(jù)技術(shù)或者功能的考慮而做出的外觀設(shè)計”。由此可見，最高院的上述判決與TRIPS的有關(guān)規(guī)定是一致的，可以為專利從業(yè)人員以后的訴訟實踐提供指導(dǎo)。