摘要：任何單位或者個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型直接向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先向國務(wù)院專利行政部門提出保密審查請求，并詳細(xì)說明其技術(shù)方案。在涉及違反保密審查規(guī)定的無效案件中，需要對請求保密審查時(shí)提交的技術(shù)方案說明書與后來提交的專利申請文件是否一致進(jìn)行判斷。本文對此過程中的技術(shù)方案對比方式和對比標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了探討。在廣泛研究的基礎(chǔ)上提出了三種對比方法及對比標(biāo)準(zhǔn)，為審查實(shí)踐提供了指導(dǎo)。

Abstract: Any unit or individual that intends to directly apply for patent in a foreign country for an invention or utility model accomplished in China shall submit the request for confidentiality examination to the patent administration department under the State Council, and state the technical solution thereof in detail. In the invalidation case for breach of confidentiality examination, it is necessary to judge the consistence of the description of the technical solution filed at the time of requesting confidentiality examination and the patent application documents filed latterly. The comparison method and standard of the technical solutions during the procedure are discussed. Three comparison methods and three comparison standards are proposed for reference of the examination practice.

關(guān)鍵字：專利保密審查；國外專利申請；直接提交國外專利申請；技術(shù)方案對比；對比標(biāo)準(zhǔn)

Key Words: confidentiality examination of patent; foreign patent application; directly applying for foreign patent; comparison of the technical solutions; comparison standard

一、問題的提出

根據(jù)《專利法》第45條的規(guī)定，任何單位或者個(gè)人如果認(rèn)為某項(xiàng)已授權(quán)專利不符合專利法的相關(guān)規(guī)定，可以向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)請求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效。《專利法實(shí)施細(xì)則》第65條對具體可提出無效宣告請求的理由進(jìn)行了規(guī)定，其中包括專利法第20條第1款。該條款規(guī)定：“任何單位或者個(gè)人將在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行”。

另外，《專利法》第20條第4款規(guī)定：“對違反本條第一款規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國申請專利的，不授予專利權(quán)”。根據(jù)該條款的規(guī)定，如果某項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造違反專利法有關(guān)保密審查的規(guī)定，那么其再向中國申請專利的不應(yīng)被授予專利權(quán)。然而，在審查實(shí)踐中存在中國專利申請仍被授予專利權(quán)的可能。那么，針對中國專利的無效程序中需要對請求保密審查時(shí)的文件、中國專利的內(nèi)容與向外國提交的專利申請的內(nèi)容進(jìn)行比對，以確定專利權(quán)人是否違反了保密審查的規(guī)定。

然而，中國《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南（2010）》中為此均沒有詳細(xì)說明，給審查實(shí)踐帶來了困擾。本文試從保密審查請求的方式、技術(shù)對比的方式、差異等角度出發(fā)，探討保密審查中的技術(shù)方案比對標(biāo)準(zhǔn)，以期達(dá)到拋磚引玉的目的。

二、問題分析

在審查實(shí)踐中，提出保密審查請求的方式通常有以下三種：

方式1：直接向外國申請專利或者向有關(guān)國外機(jī)構(gòu)提交國際專利申請的，事先向國務(wù)院專利行政部門提出保密審查請求，并詳細(xì)說明其技術(shù)方案。

方式2：在向國務(wù)院專利行政部門提交中國專利申請的同時(shí)或之后提交保密審查請求。

方式3：向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交國際專利申請（視為同時(shí)提出了保密審查請求）。

圖1：提出保密審查請求的方式

對于方式1而言，由于申請人在提交保密審查請求時(shí)，還沒有提交外國專利申請，也沒有提交相應(yīng)的中國專利申請。那么在相應(yīng)中國專利無效程序中，如何判斷請求保密審查時(shí)提交備案的技術(shù)方案說明書、后來提交的外國申請專利和中國專利申請文件三者之間是否存在差異是值得探討的問題。

（一）對比對象的確定

對于采用方式1提出保密審查請求（即直接向外國申請專利的保密審查），《專利審查指南（2010）》第五部分第5章第6.1節(jié)規(guī)定：

“向外國申請專利保密審查請求的文件應(yīng)當(dāng)包括向外國申請專利保密審查請求書和技術(shù)方案說明書。請求書和技術(shù)方案說明書應(yīng)當(dāng)使用中文，請求人可以同時(shí)提交相應(yīng)的外文文本供審查員參考。技術(shù)方案說明書應(yīng)當(dāng)與向外國申請專利的內(nèi)容一致。技術(shù)方案說明書可以參照專利法實(shí)施細(xì)則第十七條的規(guī)定撰寫，并符合本部分第一章的其他規(guī)定。”

《專利審查指南（2010）》規(guī)定：“技術(shù)方案說明書應(yīng)當(dāng)與向外國申請專利的內(nèi)容一致?！?。同時(shí)還規(guī)定，技術(shù)方案說明書可以參照專利法實(shí)施細(xì)則第十七條的規(guī)定撰寫，并符合本部分第一章的其他規(guī)定。按照前述規(guī)定，備案的技術(shù)方案說明書如果按照專利法實(shí)施細(xì)則第十七條的規(guī)定撰寫，則備案的技術(shù)方案說明書應(yīng)當(dāng)與后提交的專利申請的說明書相同。但由于申請人申請策略和專利布局的需要，實(shí)際情況可能要復(fù)雜的多，主要可以分為以下三種情況。

第一種情況，申請人在提出保密審查請求時(shí)，外國專利申請和/或中國專利申請文件還沒有起草。這種情況下，提出保密審查請求時(shí)所提交備案的技術(shù)方案說明書可能很不完善，可能只是概括性描述或只有部分的實(shí)施方式/實(shí)施例，與后來實(shí)際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件在技術(shù)方案、具體實(shí)施方式/實(shí)施例、技術(shù)細(xì)節(jié)和語言描述方面會(huì)存在很大差異。例如，后來實(shí)際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件可能技術(shù)方案中進(jìn)行了重大修改，例如增加了新的技術(shù)內(nèi)容，或者增加了新的具體實(shí)施方式/實(shí)施例，或者補(bǔ)充了新實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、補(bǔ)充了附圖等。顯然，第一種情況下，請求保密審查時(shí)提交的技術(shù)方案說明書與后來提交的外國申請專利和中國專利申請文件會(huì)存在較大的差異。

第二種情況，外國專利申請和/或中國專利申請文件已經(jīng)起草但還沒有完全準(zhǔn)備好（草稿），這種情況下，提出保密審查請求時(shí)所提交備案的技術(shù)方案說明書可以采用已經(jīng)起草好的外國專利申請或中國專利申請文件，所提交的技術(shù)方案說明書對比完善。但后來實(shí)際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件又進(jìn)一步做了一些實(shí)質(zhì)性修改，這也會(huì)造成備案的技術(shù)方案說明書與后提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件之間的差異。

第三種情況，外國專利申請和/或中國專利申請文件已經(jīng)基本定稿，這種情況下，提出保密審查請求時(shí)所提交備案的技術(shù)方案說明書可以采用定稿的外國專利申請（中譯文）和/或中國專利申請文件。后來實(shí)際提交的外國專利申請和/或中國專利申請文件沒有進(jìn)一步的修改或僅個(gè)別語言表達(dá)不同無實(shí)質(zhì)性修改。這種情況下，三者沒有實(shí)質(zhì)性差別。

無論是上述哪種情況，都會(huì)存在如何對比上述文件，以確定備案的技術(shù)方案說明書應(yīng)當(dāng)與外國專利申請是否“內(nèi)容一致”的問題。

為了方便描述，假設(shè)中國專利申請文件為外國專利申請的中譯文，即二者相同，下文中的“后提交的專利申請文件”包括外國專利申請和中國專利申請文件。

無論是外國專利申請還是中國專利申請，均可能存在兩種文本：申請公開文本（對應(yīng)原始提交的申請文件）和授權(quán)文本。在審查過程中，大多數(shù)申請文件會(huì)主動(dòng)修改或被動(dòng)修改，這會(huì)造成申請公開文本和授權(quán)文本不同。那么對比時(shí)，應(yīng)當(dāng)以哪個(gè)版本作為對比的基準(zhǔn)呢？

一方面，審查過程中無論主動(dòng)修改或被動(dòng)修改，都會(huì)受到修改超范圍條款的限制。申請公開文本包含的技術(shù)信息會(huì)多于或等于授權(quán)文本。另一方面，專利審查過程時(shí)間較長，從申請?zhí)峤坏绞跈?quán)通常會(huì)經(jīng)歷較長時(shí)間，后提交的中國專利申請和外國申請授權(quán)時(shí)間可能相差遠(yuǎn)。另外，申請公開文本更能體現(xiàn)申請人主動(dòng)公開的技術(shù)內(nèi)容。

綜合考慮上面因素，對比時(shí)，采用申請公開文本作為對比文本為宜。

（二）對比方法及優(yōu)缺點(diǎn)分析

1. 全文對比法

所謂全文對比法，是指在后提交的專利申請文件全文（包括權(quán)利要求、說明書及其附圖）與先前備案的技術(shù)方案說明書全文進(jìn)行對比。

全文對比法是對比最為全面的方法，可以保證后提交的專利申請文件全文的技術(shù)信息和方案與先前備案的技術(shù)方案說明書得到全面的比較和驗(yàn)證，防止技術(shù)內(nèi)容保密審查的遺漏。

采用全文對比法，需要將后提交的專利申請文件的全部內(nèi)容與先前備案的技術(shù)方案說明書逐字逐句進(jìn)行對比。這種方式不僅工作量大，而且很多對比可能沒有意義。例如，后提交的專利申請文件全文中，特別是說明書中，可能含有很多與發(fā)明創(chuàng)造實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)無關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)。那么這些現(xiàn)有技術(shù)的不同，顯然不能作為備案的技術(shù)方案說明書應(yīng)當(dāng)與外國專利申請不一致的依據(jù)。另外，即使在說明書的發(fā)明創(chuàng)造的具體實(shí)施方式/實(shí)施例中，也并不是每一個(gè)特征和描述都與發(fā)明創(chuàng)造實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)密切相關(guān)，這些與發(fā)明創(chuàng)造實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)關(guān)系不大的特征和描述的不同，也不能作為備案的技術(shù)方案說明書應(yīng)當(dāng)與外國專利申請“不一致”的依據(jù)。由此可以看出，第一種方式全文對比法不宜作為確定備案的技術(shù)方案說明書與外國專利申請的內(nèi)容一致性的方法。

2. 發(fā)明信息對比法

發(fā)明信息對比法是指將后提交的專利申請文件的發(fā)明信息與先前備案的技術(shù)方案說明書全文進(jìn)行對比。

《專利審查指南》（2010年）第一部分第四章第2節(jié)規(guī)定：“發(fā)明信息是專利申請的全部文本（例如：權(quán)利要求書、說明書、附圖）中代表對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息，對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息是指在專利申請中明確披露的所有新穎的和非顯而易見的技術(shù)信息?！?/span>

采用發(fā)明信息對比法，剔除了與對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息無關(guān)的內(nèi)容，工作量相對小些。對比內(nèi)容為代表對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息，更符合專利法第20條第1款規(guī)定的立法宗旨和目的，更合理。

發(fā)明信息對比法需要將后提交的專利申請文件的權(quán)利要求書、說明書、附圖中代表對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息逐一與先前備案的技術(shù)方案說明書全文進(jìn)行對比。例如，需要將權(quán)利要求書與先前備案的技術(shù)方案說明書進(jìn)行對比；將說明書中代表對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息與先前備案的技術(shù)方案說明書進(jìn)行對比以確定這些技術(shù)信息是否記載在先前備案的技術(shù)方案說明書中；將附圖中代表對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息與先前備案的技術(shù)方案說明書進(jìn)行對比以確定這些技術(shù)信息是否記載在先前備案的技術(shù)方案說明書中。由此可見，發(fā)明信息對比法對比全面。

但說明書、附圖中代表對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息的判斷可能有些難度。通常，與權(quán)利要求書中的方案相同或直接體現(xiàn)的內(nèi)容可以認(rèn)為是對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息。但判斷時(shí)難免具有一定的主觀性，很容易產(chǎn)生爭議。“發(fā)明信息對比法”可操作性和準(zhǔn)確性會(huì)稍差些。

3. 權(quán)利要求對比法

權(quán)利要求對比法是指僅將后提交的專利申請文件的權(quán)利要求與先前備案的技術(shù)方案說明書全文進(jìn)行對比。

專利法實(shí)施細(xì)則第十三條規(guī)定，發(fā)明人是指對發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)必然體現(xiàn)在權(quán)利要求書中。因此，用后提交的專利申請文件的權(quán)利要求書進(jìn)行對比，更有針對性、可操作性和準(zhǔn)確性。權(quán)利要求對比法僅需要對比后提交的專利申請文件的權(quán)利要求書，工作量小。

由保密審查的目的可知，關(guān)注的是在中國完成的技術(shù)方案本身是否需要保密。但是，一方面，由于受費(fèi)用、權(quán)利要求數(shù)目、以及保護(hù)主題等因素制約，通常權(quán)利要求書體現(xiàn)的技術(shù)信息受限，難以涵蓋專利申請文件所有對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)的技術(shù)信息。另一方面，不符合單一性的技術(shù)內(nèi)容，或因其他原因，有些具有創(chuàng)造性的技術(shù)方案并沒有寫入權(quán)利要求書。這會(huì)造成“權(quán)利要求對比法”發(fā)明信息對比全面性可能不足。

由以上分析可以看出，發(fā)明信息對比法和權(quán)利要求對比法明顯優(yōu)于全文對比法，更合理些。綜合考慮針對性、可操作性和準(zhǔn)確性，權(quán)利要求對比法優(yōu)于發(fā)明信息對比法。但發(fā)明信息對比法的全面性優(yōu)于權(quán)利要求對比法。

（三）對比標(biāo)準(zhǔn)

對比還需確定對比標(biāo)準(zhǔn)，特別是后提交的專利申請文件與先前備案的技術(shù)方案說明書不同時(shí)，二者“內(nèi)容一致”的對比標(biāo)準(zhǔn)在《專利審查指南（2010）》中并沒有詳細(xì)說明。筆者認(rèn)為“內(nèi)容一致”的對比標(biāo)準(zhǔn)可以采用以下三種。

1. 修改超范圍標(biāo)準(zhǔn)

修改超范圍標(biāo)準(zhǔn)，為后提交的專利申請文件中的技術(shù)方案與先前備案的技術(shù)方案說明書相比時(shí)，把先前備案的技術(shù)方案說明書假定為原始提交的申請文件。按照專利法第33條的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比，如果后提交的專利申請文件中的修改超出了先前備案的技術(shù)方案說明書原始記載范圍，則認(rèn)為二者不一致。反之，則認(rèn)為二者一致。

2. 新穎性標(biāo)準(zhǔn)

新穎性標(biāo)準(zhǔn)，為后提交的專利申請文件中的技術(shù)方案與先前備案的技術(shù)方案說明書相比時(shí)，把先前備案的技術(shù)方案說明書假定為對比文件。按照專利法第22條第2款的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比，如果后提交的專利申請文件中的技術(shù)方案與先前備案的技術(shù)方案說明書相比具有新穎性，則認(rèn)為二者不一致。反之，則認(rèn)為二者一致。

3. 創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)

創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，為后提交的專利申請文件中的技術(shù)方案與先前備案的技術(shù)方案說明書相比時(shí)，把先前備案的技術(shù)方案說明書假定為對比文件。按照專利法第22條第3款的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比，如果后提交的專利申請文件中的技術(shù)方案與先前備案的技術(shù)方案說明書相比具有創(chuàng)造性，則認(rèn)為二者不一致。反之，則認(rèn)為二者一致。

4. 三種標(biāo)準(zhǔn)的對比分析

從嚴(yán)格程度來說，修改超范圍標(biāo)準(zhǔn)>新穎性標(biāo)準(zhǔn)>創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)。總體而言，保密審查的主要目的是為了防止涉及國家安全或者重大利益的發(fā)明創(chuàng)造像其他專利申請一樣公開，會(huì)對國家安全或者重大利益帶來損害，而不是為了限制申請人對發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)內(nèi)容的修改。因此，對比標(biāo)準(zhǔn)不宜過于嚴(yán)格，對比標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，不利于申請人對于專利申請?jiān)谌虻牟季郑斐缮暾埲藢＠暾埖牟槐?。同時(shí)，對比標(biāo)準(zhǔn)也不宜過于寬松，否則保密審查制度將會(huì)被架空。顯然，修改超范圍標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，不利于保密審查制度的實(shí)施。申請人在提交保密審查請求之后，通?；蚨嗷蛏贂?huì)對技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行修改之后，再提交專利申請文件，二者有所不同可以理解。因此，“內(nèi)容一致”的對比標(biāo)準(zhǔn)宜采用新穎性標(biāo)準(zhǔn)或創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)。

新穎性標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)二者之中，創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)又過于寬松。如果采用創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)使申請人在提交保密審查請求時(shí)，對技術(shù)方案的描述過于簡單，信息量太少，很可能將保密審查制度架空而無法實(shí)現(xiàn)立法目的。綜合考慮，對比標(biāo)準(zhǔn)采用新穎性標(biāo)準(zhǔn)最為適宜。

圖2：保密審查技術(shù)方案的對比

小結(jié)

綜上所述，對于直接向外國申請專利的保密審查，判斷后提交的國外專利申請文件與先前備案的技術(shù)方案說明書的內(nèi)容一致性時(shí)，對比方式宜采用發(fā)明信息對比法，對比文本宜采用申請公開文本，對比標(biāo)準(zhǔn)宜采用新穎性標(biāo)準(zhǔn)。

參考文獻(xiàn)

1. 《中華人民共和國專利法》（第三修正案），2008年12月27日第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議第三次修訂，2009年10月1日起實(shí)施.

2. 《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（第二修正案），中華人民共和國國務(wù)院令，第569 號，2009年12月30日國務(wù)院第95次常務(wù)會(huì)議通過，自2010年2月1日起施行.

3. 《專利審查指南》. 國家知識產(chǎn)權(quán)局.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010