情況概述

第11313273號“黑五糧”商標(biāo)（以下簡稱“被異議商標(biāo)”）由A公司于2012年8月6日申請，2013年10月6日獲得初步審定，指定商品包括“餅干、蛋糕、面包、以谷物為主的零食小吃、以米為主的零食小吃、餃子、面條、方便面、豆?jié){、食用淀粉”，四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司（以下簡稱“五糧液公司”）于2013年12月17日對該商標(biāo)提出異議申請。異議理由主要包括與在先商標(biāo)構(gòu)成近似、侵犯在先馳名商標(biāo)權(quán)利、被異議商標(biāo)的注冊與使用會產(chǎn)生不良影響，法律依據(jù)為2001年《商標(biāo)法》第二十八條、第十三條第二款、第十條第一款第（八）項。

異議的引證商標(biāo)包括第7021181號“黑”商標(biāo)（第30類）（以下簡稱引證商標(biāo)一）、第1239137號“黑五”商標(biāo)（第30類）（以下簡稱引證商標(biāo)二）、第1722709號“五糧液”商標(biāo)（第30類）（以下簡稱引證商標(biāo)三）、第160922號“五糧液”馳名商標(biāo)（第33類）（以下簡稱引證商標(biāo)四），其中引證商標(biāo)一、二權(quán)利人均為案外第三人。

2015年8月13日，商標(biāo)局做出《第11313273號“黑五糧”商標(biāo)在部分商品上不予注冊的決定》，認(rèn)為被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)二構(gòu)成近似，對異議人所提出的其他理由未予以支持。并決定被異議商標(biāo)在“餅干、蛋糕、面包、以谷物為主的零食小吃、以米為主的零食小吃、食用淀粉”商品上不予注冊，在其余商品，即“餃子、面條、方便面、豆?jié){”上準(zhǔn)予注冊。

2015年9月6日A公司提出不予注冊復(fù)審申請，復(fù)審理由之一為“原異議人及其引證的第1239137號商標(biāo)不符合《商標(biāo)法》第三十三條規(guī)定的異議主體資格”，針對此點(diǎn)，五糧液公司的答辯理由為“原異議人依據(jù)2001年商標(biāo)法引證案外第三人商標(biāo)對被異議商標(biāo)提出異議，商標(biāo)局認(rèn)為被異議商標(biāo)與案外第三人商標(biāo)構(gòu)成近似，完全符合法律規(guī)定”。

經(jīng)審理，商評委于2016年11月25日做出《關(guān)于第11313273號“黑五糧”商標(biāo)不予注冊復(fù)審的決定》，認(rèn)為“原異議人對本案被異議商標(biāo)提出異議的時間為2001年《商標(biāo)法》施行期間，故原異議人主體資格及援引他人在先商標(biāo)符合2001年《商標(biāo)法》規(guī)定之情形。本案不予注冊復(fù)審程序應(yīng)和異議程序中主體資格適用的規(guī)定保持一致，即適用2001年《商標(biāo)法》”。

以上為商標(biāo)法的適用問題，此外，商評委在查明事實(shí)部分存在如下表述：經(jīng)商標(biāo)局審查，被異議商標(biāo)在“餃子；面條；方便面；豆?jié){”商品上的異議核準(zhǔn)注冊決定已生效，被異議商標(biāo)指定的上述商品并非我委不予注冊復(fù)審的復(fù)審商品。

本案引發(fā)了兩個問題，即商標(biāo)法的適用問題，與不予注冊復(fù)審審理范圍的確定。

問題的分析

1、商標(biāo)法的適用問題

根據(jù)《商標(biāo)法》第三十五條規(guī)定“商標(biāo)局做出不予注冊決定，被異議人不服的，可以自收到通知之日起十五日內(nèi)向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審”，即是說，不予注冊復(fù)審是針對不予注冊決定提出的復(fù)審，此點(diǎn)類似行政復(fù)議但并非行政復(fù)議。

本案中，雖然異議決定做出之日及不予注冊復(fù)審申請之日均在2013年《商標(biāo)法》實(shí)施后，但五糧液公司對被異議商標(biāo)提出異議依據(jù)的是2001年《商標(biāo)法》。在此情形下，不服異議決定而提出復(fù)審適用法律問題方面，存在一點(diǎn)疑惑，便是“法不溯及既往”原則，即新法施行后對舊法下發(fā)生的行為仍然適用舊法。在商標(biāo)申請實(shí)務(wù)中，“發(fā)生”是指商標(biāo)主管機(jī)關(guān)的審批行為，本案中，被異議商標(biāo)依據(jù)2001年《商標(biāo)法》獲得初步審定、異議人依據(jù)2001年《商標(biāo)法》對其提出異議申請，故而商標(biāo)局應(yīng)依據(jù)2001年《商標(biāo)法》對其進(jìn)行審理。而后續(xù)的不予注冊復(fù)審實(shí)際上是對商標(biāo)局做出的異議決定的合法性與合理性進(jìn)行審理，其程序應(yīng)和異議程序中主體資格適用的規(guī)定保持一致，即依舊適用2001年《商標(biāo)法》。此點(diǎn)在《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十三條第一款“商標(biāo)評審委員會審理不服商標(biāo)局不予注冊決定的復(fù)審案件，應(yīng)當(dāng)針對商標(biāo)局的不予注冊決定和申請人申請復(fù)審的事實(shí)、理由、請求及原異議人提出的意見進(jìn)行審理”中同樣得以體現(xiàn)。

2、 不予注冊復(fù)審審理范圍的確定

本案中，A公司對部分不予注冊決定不服，提出了不予注冊復(fù)審申請。那么五糧液公司在參加復(fù)審意見時，能否提出新的主張？換言之，從案件本身的角度出發(fā)，五糧液公司如果希望被異議商標(biāo)在所有指定商品上的注冊均不予核準(zhǔn)，能否在參加復(fù)審意見時提出？

根據(jù)《商標(biāo)評審規(guī)則》（2014年修訂）第二十一條第二款“商標(biāo)評審委員會審理不服商標(biāo)局不予注冊決定的復(fù)審案件，應(yīng)當(dāng)通知原異議人參加并提出意見”的規(guī)定，不予注冊復(fù)審程序中的原異議人似乎被剝奪了答辯權(quán)和訴權(quán)，只能提出意見。但《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十三條第二款同樣規(guī)定“商標(biāo)評審委員會審理不服商標(biāo)局不予注冊決定的復(fù)審案件，應(yīng)當(dāng)通知原異議人參加并提出意見。原異議人的意見對案件審理結(jié)果有實(shí)質(zhì)影響的，可以作為評審的依據(jù)；原異議人不參加或者不提出意見的，不影響案件的審理”。那么此處所稱的“有實(shí)質(zhì)影響的”又是指什么？ 

回歸到制度設(shè)置的初衷，通常情況下，針對不予注冊復(fù)審案件，商評委主要應(yīng)圍繞復(fù)審申請人，即原被異議人所提出的請求、事實(shí)和理由以及原異議人所陳述的相應(yīng)意見進(jìn)行審查，原異議人的意見超出請求的部分一般不應(yīng)納入審查范圍。這是源于不予注冊復(fù)審程序設(shè)立的目的，在于給不服商標(biāo)局異議決定的當(dāng)事人以后續(xù)的救濟(jì)途徑，使其有可能獲得比商標(biāo)局異議決定內(nèi)容更為有利的結(jié)果，此點(diǎn)類似《行政復(fù)議法》中“行政復(fù)議機(jī)關(guān)在申請人的行政復(fù)議請求范圍內(nèi)，不得作出對申請人更為不利的行政復(fù)議”的原理，也是正當(dāng)程序原則的基本要求。

而針對《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十三條第二款中“原異議人的意見”有“實(shí)質(zhì)影響”的限定，一般情況下，“原異議人的意見”不得超出商標(biāo)局異議決定的審理范圍，但涉及商標(biāo)法絕對條款，即第十條、第十一條和第十二條適用的相關(guān)意見，可以作為例外情形。之所以這樣限定，主要是考慮到上述條款的適用涉及到社會公共利益和商標(biāo)識別作用的發(fā)揮，且即使在商標(biāo)不予注冊復(fù)審程序中不予考慮，在后續(xù)的商標(biāo)無效宣告程序中仍需做進(jìn)一步的審查，這將造成對商標(biāo)審查程序和行政資源的浪費(fèi)。

總體而言，商標(biāo)不予注冊復(fù)審案件的審查范圍需堅持請求原則，但在原異議人提出的意見涉及商標(biāo)法絕對條款時，亦可作為評審根據(jù)。 

后續(xù)問題的解決

本案中，商評委最終決定被異議商標(biāo)在復(fù)審商品（即餅干、蛋糕、面包、以谷物為主的零食小吃、以米為主的零食小吃、食用淀粉）上不予核準(zhǔn)注冊。后續(xù)救濟(jì)途徑為：A公司如對該決定不服，可在法定期限內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

本案中，A公司未提起訴訟，被異議商標(biāo)于2017年5月7日獲得注冊公告，核準(zhǔn)商標(biāo)在餃子、面條、方便面、豆?jié){上的注冊申請。五糧液公司可在注冊公告后對被異議商標(biāo)提起無效宣告申請，由于該商標(biāo)是依據(jù)2013年《商標(biāo)法》獲得核準(zhǔn)注冊的，因此，無效宣告的法律依據(jù)同樣應(yīng)適用2013年《商標(biāo)法》。

此外，《商標(biāo)評審規(guī)則》第十九條第二款明確指出“對經(jīng)不予注冊復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)提起宣告注冊商標(biāo)無效的，不受前款第（二）項規(guī)定限制”，即是說，五糧液公司即便在不予注冊復(fù)審程序中未完全實(shí)現(xiàn)目的，后期再提起無效宣告申請同樣不受一事不再理原則的限制。