從“天下第一刀”名分之訴論專利的創(chuàng)造性 北京快幫知識產(chǎn)權有限公司 專利代理人 顧潤豐 中國人民解放軍三軍儀仗隊專用指揮刀、共和國國旗護衛(wèi)隊升旗指揮刀被國家領導人命名為“天下第一刀”，此刀從誕生至今，見證了香港回歸、五十周年大慶、澳門回歸等國家重大事件，國家領導接見外國元首900余次用上此刀，因此“天下第一刀”引起了世界人民的矚目，為祖國爭得了榮譽，也是國威、軍威的體現(xiàn)，軍事博物館已經(jīng)將此刀作為珍貴文物收藏，國家博物館也將此刀作為文物收藏。 “天下第一刀”發(fā)明人沈從岐先生于2000年7月申請專利保護，并于2001年3月獲得專利權。而從事刀具生產(chǎn)的葉某，為了逃避生產(chǎn)此刀時的專利侵權責任，向國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會提出了無效宣告請求，從此拉開了“天下第一刀”名分之爭的序幕。 2004年1月15日，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會以“天下第一刀”不具有創(chuàng)造性為由宣告該項專利無效。為此，專利權人狀告國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會，并委托集佳知識產(chǎn)權代理有限公司的專利代理人和律師代理相關事宜，開始了“天下第一刀”名分之訴。 作為本案的代理人，筆者親歷了本案的無效及訴訟過程，對本案有著深刻地了解和認識，經(jīng)過詳盡的分析，筆者認為，“天下第一刀”具有創(chuàng)造性。 《專利法》第二十二條規(guī)定：創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。葉某在提出專利無效時依據(jù)的是專利權人的名稱為“中山寶刀”的在先專利，“天下第一刀”和“中山寶刀”的區(qū)別主要表現(xiàn)在兩點：一是刀把與護頭的連接采用了過盈配合的連接方式；二是刀鞘與刀身連接采用了彈簧銷和凹槽相互結合的方式。 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會承認對比證據(jù)和本專利存在的技術特征上的區(qū)別，對于第一個區(qū)別特征，專利復審委員會認為：采用過盈配合將兩部件連接起來為一體是機械領域常見的連接方式。對于第二個區(qū)別特征，專利復審委員會主動以“門鎖以及彈簧刀”作為現(xiàn)有技術的證據(jù)，并以此認為區(qū)別特征二不具有創(chuàng)造性，提出了“本專利采用的這種定位防脫結構也是所屬領域乃至日常生活中常用的防止兩部件發(fā)生相對移動的結構，例如門鎖以及彈簧刀就經(jīng)常采用這種結構”的觀點。對此，筆者認為專利復審委員會的觀點值得商榷。 一、專利創(chuàng)造性的判斷要符合審查指南的相關規(guī)定 本專利是對專利權人的“中山寶刀”專利的進一步改進，其改進之處之一就是用過盈配合代替了傳統(tǒng)的銷釘緊固。刀劍作為一種兵器，在中國已經(jīng)有上千年的歷史，本專利所涉及的“天下第一刀”并非傳統(tǒng)的兵器，而是一種供儀仗隊閱兵使用的指揮刀，其性能不要求殺傷力大，而在于結實、耐用、抽出插入靈活方便，“中山寶刀”屬于初期開發(fā)、生產(chǎn)儀仗隊閱兵使用的指揮刀時本專利權人的發(fā)明，所采用的仍然是傳統(tǒng)的、一般刀劍中慣用的銷釘緊固的方式，這種銷釘式緊固方式對于傳統(tǒng)刀劍來說可能是合適的，但對于儀仗隊指揮刀來說卻存在缺陷，因為作為儀仗隊指揮刀并不存在砍殺動作，但為了顯示指揮員的威武，當?shù)度肭蕰r要用力一擊，在強大剪切力的作用下，橫向的銷釘會變形甚至被切斷，焊縫也容易開裂，存在不安全隱患，本專利正是針對這種情況對本人的在先專利進行的改進，采用本專利的過盈配合，完全可以適應這種沖擊力，而且在沖擊力的作用下，手把與護頭之間的結合力會更強，這正是本專利采用過盈配合所帶來的特殊效果。 《審查指南》在實用新型的創(chuàng)造性審查標準中規(guī)定：對于實用新型而言，一般著重考慮該實用新型所屬的技術領域，同時考慮其類似、相近或相關的技術領域。專利復審委員會引述的“機械領域”是一個非常寬泛的領域，里面包括很多具體的技術領域，刀劍只是屬于機械領域中的一個很小的領域。 專利復審委員會忽視上述基本事實，將“過盈配合”與“焊接、鉚接以及螺紋連接”這幾種方式簡單的等同起來，在沒有任何證據(jù)支持的情況下，就認定“本領域的技術人員在現(xiàn)有制刀技術中采用焊接方式將手把與刀鞘（筆者注：本專利是刀把與護頭的連接采用了過盈配合的連接方式）將連接為一體的技術啟示下，完全可以想到采用能起到相同作用的過盈配合連接方式”，筆者認為這種做法違反了審查指南關于“創(chuàng)造性”判斷的基本原則。 筆者認為：看一件專利是否具有創(chuàng)造性，關鍵要看：一、連接方式的選擇是否產(chǎn)生了特殊的技術效果，二、現(xiàn)有技術是否給出了與這種選擇有關的技術啟示。 由此可知，本專利采用的過盈配合技術帶來了特殊的技術效果，其他任何連接方式都不具有這種技術效果；無效宣告請求所依據(jù)的證據(jù)也沒有任何這種技術啟示，在中國上千年的刀劍史上，也從未有出現(xiàn)過“刀把與護頭的連接采用了過盈配合的連接方式”，在這種情況下，就不能認為：本專利采用這種結構對本領域普通技術人員來說是顯而易見的，因此，筆者認為，本專利具有創(chuàng)造性。 二、判斷創(chuàng)造性不能違反請求原則的規(guī)定 審查指南的請求原則是，在無效宣告程序中，合議組通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據(jù)進行審查。 當事人提出的無效宣告請求提交的證據(jù)為本專利權人的在先專利“中山寶刀”，其采用的“定位防脫結構”為“摩擦自鎖”結構，其存在的缺陷是使用一段時間后容易產(chǎn)生夾不緊的現(xiàn)象，國外的儀仗隊指揮刀還有的采用鎖扣式結合的方式，但鎖扣式結合的方式雖然可以保證夾緊，但容易出現(xiàn)緊急時打不開的情況，這對于儀仗隊的指揮刀來說都是應當盡量避免的，本專利正是針對上述缺陷，刀鞘與刀身連接巧妙的采用了“彈簧銷和凹槽相互結合的方式”，這實際上是將兩種方式的優(yōu)點結合在了一起，這一特征，無效請求人所提交的證據(jù)中未被公開，也就是說，合議組承認無效請求人沒有提供任何證據(jù)證明本專利的上述技術特征屬于現(xiàn)有技術的范疇，在缺少任何證據(jù)支持的情況下，合議組卻主動以“門鎖以及彈簧刀”作為現(xiàn)有技術的證據(jù)，（筆者注：門鎖和刀根本不屬于同一技術領域）并由此認定本專利的上述第二個區(qū)別特征缺乏創(chuàng)造性， 即提出了“本專利采用的這種定位防脫結構也是所屬領域乃至日常生活中常用的防止兩部件發(fā)生相對移動的結構，例如門鎖以及彈簧刀就經(jīng)常采用這種結構”的觀點。 筆者認為，合議組的上述作法是不妥當?shù)模`反了審查指南所規(guī)定的請求原則及“當事人舉證原則”。 眾所周知，除了開創(chuàng)性發(fā)明，絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造都是對現(xiàn)有技術的組合或改進。而作為改進發(fā)明，所采用的技術特征絕大多數(shù)也都是現(xiàn)有技術中業(yè)已存在的，根據(jù)審查指南的規(guī)定，判斷一項發(fā)明或者實用新型是否具有創(chuàng)造性，除了要看所采用的技術特征是否被現(xiàn)有技術公開之外，還要看現(xiàn)有技術是否給出了在某一產(chǎn)品中“采用該技術方案來解決某一技術問題”的相應教導。 請求人舉不出任何證據(jù)證明在本專利申請日前有本專利這種“定位防脫結構”在刀具上的應用，而合議組主動列舉 “門鎖以及彈簧刀”也缺乏說服力，因為，現(xiàn)有技術中的門鎖和彈簧刀有成百上千種，其結構也成百上千種，合議組這種籠統(tǒng)的引用證據(jù)既缺乏公證性又缺乏嚴肅性。 “天下第一刀”名分之訴現(xiàn)在還在法院的審理中，關于創(chuàng)造性的判斷問題，可謂仁者見仁，智者見智，筆者的觀點也不一定正確，但有一點是肯定的，那就是，創(chuàng)造性的判斷不是隨意的，是有一定的判斷標準的，筆者相信，“天下第一刀”名分之訴總會有一個公證的結果的。