“小肥羊”馳名商標(biāo)爭(zhēng)議之我見(jiàn) 北京快幫知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 2004年11月15日，國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局公布了新認(rèn)定的62件馳名商標(biāo)，“小肥羊”名列其中，商標(biāo)的所有人為內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司。由于“小肥羊”商標(biāo)至今還沒(méi)有成功注冊(cè)，其馳名商標(biāo)的認(rèn)定結(jié)果一經(jīng)公布，立即引起了社會(huì)各界的廣泛關(guān)注，而眾“羊”對(duì)“小肥羊”的權(quán)利之戰(zhàn)亦硝煙再起。 2004年12月3日，河北匯特小肥羊餐飲連鎖公司、陜西小肥羊?qū)崢I(yè)有限公司、河北廊坊草原小肥羊公司、江蘇牧人南京小肥羊餐飲公司等四家“小肥羊”企業(yè)聯(lián)名提交行政復(fù)議申請(qǐng)書(shū)，請(qǐng)求國(guó)家工商行政管理總局撤銷(xiāo)對(duì)“小肥羊”馳名商標(biāo)的認(rèn)定。四家企業(yè)都認(rèn)為，“小肥羊”是內(nèi)蒙古對(duì)一兩歲小羊的習(xí)慣叫法，已經(jīng)成為消費(fèi)者選擇和改變飲食口味的指示性標(biāo)志，任何企業(yè)都可以使用?！靶》恃颉辈惋嫷昊蝻嬍称髽I(yè)有上千家，“小肥羊”是一種通用名稱(chēng)，這一通用名稱(chēng)不能為內(nèi)蒙古小肥羊獨(dú)占。一時(shí)之間，對(duì)于“小肥羊”馳名商標(biāo)的身份，人們紛紛有了這樣的疑問(wèn)：一“小肥羊”是否可以作為商標(biāo)注冊(cè)？二“小肥羊”未獲得注冊(cè)是否可以被認(rèn)定為馳名商標(biāo)？針對(duì)以上兩個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題,筆者做出以下分析: 一、“小肥羊”是否可以作為商標(biāo)注冊(cè) （一）“小肥羊”是否具有商標(biāo)的顯著性 我們知道，商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有顯著特征和識(shí)別性，《商標(biāo)法》第十一條一款二項(xiàng)規(guī)定“僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的不得作為商標(biāo)注冊(cè)”?！靶》恃颉弊鳛樯虡?biāo)使用和注冊(cè)在餐飲服務(wù)上，表示了餐飲服務(wù)的主要原料，違反了《商標(biāo)法》的禁注條款，無(wú)法起到區(qū)分服務(wù)來(lái)源的作用，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，本來(lái)不應(yīng)當(dāng)予以初步審定公告。 但是由于商標(biāo)的顯著性分為固有顯著性和獲得顯著性，《商標(biāo)法》十一條二款的規(guī)定，通過(guò)使用取得顯著特征，是可以作為商標(biāo)注冊(cè)的，即可以識(shí)別服務(wù)來(lái)源。雖然“小肥羊”在最初使用時(shí)并無(wú)顯著性，但如果“小肥羊”在實(shí)際使用過(guò)程中經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期獨(dú)家、直營(yíng)或者特許經(jīng)營(yíng)方式使用，則獲得了顯著性。類(lèi)似的情況還有注冊(cè)在牙膏商品上的“兩面針”商標(biāo)，“兩面針”雖然是中草藥牙膏的主要原料，但由于都在使用中獲得了顯著性，能夠達(dá)到區(qū)別商品來(lái)源的作用，因此都不在《商標(biāo)法》禁注條款的限制范圍之內(nèi)。 （二）“小肥羊”是否是通用名稱(chēng)，是否可以獨(dú)占使用 前面已經(jīng)提到，“小肥羊”可以在使用中獲得顯著性，并予以注冊(cè)。但是我們應(yīng)當(dāng)特別注意的是，如果在“小肥羊”的最初使用階段，在餐飲行業(yè)中同時(shí)就有眾多企業(yè)都在使用“小肥羊”，并且相互之間沒(méi)有任何授權(quán)或連鎖的關(guān)系，那么“小肥羊”就不僅僅是餐飲服務(wù)的主要原料了。由于眾多企業(yè)的同時(shí)使用，它還將自然轉(zhuǎn)化成為一種餐飲服務(wù)的通用名稱(chēng)，商標(biāo)所有人也就喪失了對(duì)該標(biāo)志的獨(dú)占?jí)艛鄼?quán)。在這種情況下，“小肥羊”將徹底失去顯著性，即便通過(guò)使用也不能獲得顯著性。 綜上所述，如果“小肥羊”最早是由一家企業(yè)獨(dú)家使用在餐飲服務(wù)這一領(lǐng)域的，并且持續(xù)一定的時(shí)間，未授權(quán)或未許可的企業(yè)使用的時(shí)間均晚于最早獨(dú)家使用的企業(yè)；或者雖然有多個(gè)企業(yè)在餐飲服務(wù)這一領(lǐng)域的最早使用時(shí)間是相同的，但是多個(gè)企業(yè)之間是被授權(quán)、被許可或連鎖關(guān)系。在這樣的情況下，由于“小肥羊”不是一個(gè)通用名稱(chēng)，是可以通過(guò)使用來(lái)獲得顯著性，當(dāng)然也可以注冊(cè)，享有商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，從而可以獨(dú)占使用。反之，則是通用名稱(chēng)，不能獨(dú)占使用。 二、未注冊(cè)的“小肥羊”商標(biāo)是否可以被認(rèn)定為馳名商標(biāo) 依據(jù)我國(guó)新《商標(biāo)法》，獲得商標(biāo)權(quán)的方式有使用主義和注冊(cè)主義兩種，我國(guó)目前做法就是以申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t為主，同時(shí)又不否定使用在先原則。新《商標(biāo)法》并沒(méi)有拘泥于絕對(duì)的商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)原則，第十三條一款規(guī)定：“就相同或者類(lèi)似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用?！薄恶Y名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第二條規(guī)定：“馳名商標(biāo)是指在中國(guó)為相關(guān)公眾廣為知曉并享有較高聲譽(yù)的商標(biāo)?！? 從新《商標(biāo)法》和《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》對(duì)于“馳名商標(biāo)”所下的定義可以看出，我國(guó)現(xiàn)行的立法對(duì)于馳名商標(biāo)的保護(hù)已不再僅僅局限于注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)于未注冊(cè)的馳名商標(biāo)也是給予保護(hù)的，這彌補(bǔ)了我國(guó)馳名商標(biāo)保護(hù)中商標(biāo)注冊(cè)制度的固有缺陷，向完善馳名商標(biāo)的保護(hù)邁出了積極的一步。這不僅符合《巴黎公約》和Trips協(xié)議的要求，而且還能有效地遏制對(duì)馳名但未注冊(cè)商標(biāo)的“搶注現(xiàn)象”，加強(qiáng)對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)，維護(hù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。因此，作為一個(gè)未注冊(cè)商標(biāo)的“小肥羊”被認(rèn)定為馳名商標(biāo)這本身是無(wú)可厚非的。 但我們應(yīng)當(dāng)注意的一點(diǎn)是，我國(guó)《商標(biāo)法》雖然保護(hù)未注冊(cè)的馳名商標(biāo)，但是如果“小肥羊”已經(jīng)成為一個(gè)通用名稱(chēng)，那么就不具有商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，即使知名度再高，也不能作為商標(biāo)，更不能認(rèn)定為馳名商標(biāo)。因此，對(duì)于“小肥羊”馳名商標(biāo)身份爭(zhēng)議的焦點(diǎn)不應(yīng)當(dāng)集中在“是否注冊(cè)”的問(wèn)題，而應(yīng)當(dāng)是筆者此前論述的“是否為通用名稱(chēng)”的問(wèn)題。因此，無(wú)論是何種情況，這都需要依據(jù)案件的事實(shí)情況和雙方提供的證據(jù)材料才能判定，我們拭目以待。 三、關(guān)于“小肥羊”案件的思考 整個(gè)“小肥羊”事件最突出的一個(gè)問(wèn)題就是商標(biāo)顯著性的重要性。商標(biāo)的顯著性，又稱(chēng)為商標(biāo)的區(qū)別性或者識(shí)別性（distinctive character or distinctiveness），即能夠起到區(qū)別作用的特性。商標(biāo)的顯著性是商標(biāo)保護(hù)的靈魂，它的強(qiáng)度不僅直接決定商標(biāo)是否可以注冊(cè)，而且還決定商標(biāo)權(quán)利范圍的大小。 一個(gè)沒(méi)有顯著性或者顯著性較差的標(biāo)志，通過(guò)長(zhǎng)期使用，大量的宣傳廣告，特別是商品質(zhì)量的保障，使該標(biāo)志在消費(fèi)者的心中具有了相當(dāng)?shù)闹戎?，就能產(chǎn)生質(zhì)的飛躍，變不顯著為顯著，成為具有顯著特征的標(biāo)志。 但是，這種類(lèi)型的商標(biāo)有其先天不足。這類(lèi)商標(biāo)在獲得商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)之后，如不能借助《商標(biāo)法》進(jìn)行主動(dòng)有效的保護(hù)，宣傳和品質(zhì)的保證一旦跟不上，這種顯著性將很快喪失。因此，企業(yè)選擇這種類(lèi)型的商標(biāo)將不是一種明智之舉，而是一種冒險(xiǎn)的策略。 “良好的開(kāi)端乃是成功的一半”，當(dāng)今的中國(guó)企業(yè)，無(wú)論是國(guó)有企業(yè)還是私營(yíng)企業(yè)都應(yīng)當(dāng)具有國(guó)際思維，創(chuàng)作一個(gè)響亮的好商標(biāo)將為企業(yè)的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。