北京快幫知識產(chǎn)權(quán)有限公司 　　專利保護范圍的確定是專利侵權(quán)判定的重要前提，近日最高人民法院組織近50位專利律師、專利代理人在“專利侵權(quán)判定標準研討會”上結(jié)合我國司法實踐中遇到的新情況，重點討論了等同原則、捐獻原則、間接侵權(quán)、已有技術(shù)抗辯、外觀設計侵權(quán)判定等問題，為準備出臺“專利侵權(quán)判定標準”提出了意見 。本文僅就“捐獻原則”的理解和適用簡要闡述筆者的觀點。 　　一、捐獻原則的理論淵源 　　2010年1月1日施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條明確規(guī)定了所謂“捐獻原則”的適用，即對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭負責人就;關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋>答記者》中闡述該規(guī)則是指，對于說明書記載而權(quán)利要求未記載的技術(shù)方案，視為專利權(quán)人將其捐獻給社會公眾，不得在專利侵權(quán)訴訟中主張上述已捐獻的內(nèi)容屬于等同特征所確定的范圍。捐獻規(guī)則實質(zhì)上是對等同原則適用的一種限制。之所以如此規(guī)定，是考慮到以下情形：專利申請人有時為了容易獲得授權(quán)，權(quán)利要求采用比較下位的概念，而說明書及附圖又對其擴張解釋。專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張說明書所擴張的部分屬于等同特征，從而不適當?shù)財U大了專利權(quán)的保護范圍。實際上，這是一種“兩頭得利”的行為。專利制度的價值不僅要體現(xiàn)對專利權(quán)人利益的保護，同時也要維護權(quán)利要求的公示作用。因此，捐獻規(guī)則的確立，有利于維護權(quán)利要求書的公示性，平衡專利權(quán)人與社會公眾的利益關系。 　　雖然最高人民法院給出“捐獻原則”的頒布目的，但是由于中國目前為止還沒有出現(xiàn)適用“捐獻原則”的司法判例，因此其理論淵源應當追述到“美國最高法院在1881年審理的Miller訴Brass公司案” 。經(jīng)過美國司法實踐的檢驗，捐獻原則基本確立了兩個理論基礎：一是權(quán)利要求的功能是公示專利的保護范圍；一是專利權(quán)基于國家的審批而產(chǎn)生。在適用捐獻原則時，相關主題是否在說明書中有清楚、具體的描述由本領域的普通技術(shù)人員在閱讀整個說明書后做出判斷。如果說明書中對相關主題只有概括性的描述，一般不適用捐獻原則。如果申請人提交的原始權(quán)利要求覆蓋了相關主題，就意味著申請人想對該主題進行保護，也就不適用捐獻原則 。 　　二、中國適用捐獻原則的“再思考” 　　筆者認為一個制度或者是原則特別是影響專利權(quán)人實體利益的規(guī)則的出臺，應當具備深厚的理論基礎或者實踐經(jīng)驗總結(jié)。因此，在現(xiàn)階段的中國規(guī)定“捐獻原則”有其可商榷性。主要理由闡述如下： 　?。ㄒ唬熬璜I原則”的溯及力問題 　　根據(jù)中國的立法體制最高人民法院頒布的司法解釋僅僅是人民法院系統(tǒng)適用法律的指導性文件，原則上不能與現(xiàn)行有效的法律相沖突，只能對其在私法審判過程中如何具體應用作出解釋。也就是說司法解釋具有天然的“依附性”，其效力當然追溯于被解釋的法律生效之日。因此，司法解釋就具有溯及既往的效力，也就是說，司法解釋一經(jīng)生效就對生效以前、被解釋的法律生效以后的行為發(fā)生效力 。 　　那么對于“捐獻原則”是否也必須追溯到1985年4月1日生效的《專利法》呢？那么自2010年1月1日反推20年即1990年1月1日申請的發(fā)明專利是否也應當在侵權(quán)判定時限制其對“等同侵權(quán)判定原則”的適用呢？筆者僅對此發(fā)表個人意見。 　　1、生效日期： 　　《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋于2009年12月21日經(jīng)最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，已于2009年12月21日最高人民法院審判委員會第1480次會議通過并公布，自2010年1月1日起施行。 　　因此，2010年1月1日之前的行為不適用該《司法解釋》的規(guī)定。 　　2、《司法解釋》本身的具體規(guī)定： 　　該司法解釋第十九條明確規(guī)定：被訴侵犯專利權(quán)行為發(fā)生在2009年10月1日以前的，人民法院適用修改前的專利法；發(fā)生在2009年10月1日以后的，人民法院適用修改后的專利法。 　　因此，被訴侵犯專利權(quán)行為發(fā)生在2009年10月1日以前的，侵權(quán)判定應當適用2009年10月1日前的《專利法》，那么外觀設計專利權(quán)的許諾銷售行為、專利權(quán)評價報告、侵權(quán)賠償標準以及假冒與冒充專利行為等自然有了行政執(zhí)法或者司法依據(jù)。但是對于專利權(quán)保護范圍的解釋作出規(guī)定的“捐獻原則”是否也必須遵循上述規(guī)定呢？ 　　筆者認為被訴侵權(quán)行為不僅僅包括侵權(quán)行為樣態(tài)、侵權(quán)責任認定以及侵權(quán)賠償標準等與專利侵權(quán)密切相關的法律問題，還應當包括“專利權(quán)利要求的范圍的解釋規(guī)則”。由于專利權(quán)利要求的保護范圍的大小與是否構(gòu)成專利侵權(quán)有直接關系，不能脫離專利權(quán)利要求的保護范圍孤立的看待“專利侵權(quán)行為”。因此被訴侵犯專利權(quán)行為發(fā)生在2009年10月1日以前的，“捐獻原則”不應當適用。 　　3、實用新型專利適用捐獻原則不符合其立法本意 　　《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭負責人就;關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋>答記者問》中指出捐獻原則的規(guī)定是考慮到防止專利權(quán)人“兩頭得利”的現(xiàn)象出現(xiàn)。 　　顯然，“捐獻原則”的設立目的是防止發(fā)明專利在實質(zhì)審查階段為了獲得審查員的授權(quán)而采取了“縮小范圍”的方式，這是新法對未來專利申請的進一步要求。而涉及“實用新型專利”的被訴侵權(quán)行為，未經(jīng)過實質(zhì)審查，不存在代理人與審查員之間的溝通，因此代理人為了獲得授權(quán)而縮小撰寫范圍的可能性不存在。 　　因此，實用新型專利適用捐獻原則不符合其立法本意。 　　4、按照《立法法》的規(guī)定，不應適用“捐獻原則” 　　《立法法》第84條規(guī)定：“法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章不溯及既往，但為了更好地保護公民、法人和其他組織的權(quán)利和利益而作的特別規(guī)定除外?！币簿褪钦f，法不溯及既往是原則，溯及既往是例外，僅僅在為更好的保護權(quán)利人權(quán)利和利益的情況下，才允許溯及既往。立法法之所以做這樣的規(guī)定，是基于對民眾的信賴利益的保障，避免民眾已獲得的既得權(quán)益受到損害。而司法解釋就是對法律本身進行的解釋，也是法律淵源的一部分。因而其中具有立法性質(zhì)的法律規(guī)范，尤其是涉及實體權(quán)利的規(guī)范也應遵循同樣的原則，即不應溯及既往。而“捐獻原則”正是這樣關于實體權(quán)利的條款。 　　5、適用“捐獻原則”將導致涉案專利權(quán)人“信賴利益”的損失 　　對于自2009年10月1日前申請的發(fā)明專利而言，是依照2001年7月1日修改、施行的專利法、實施細則規(guī)定的授權(quán)條件授予的專利權(quán)。專利權(quán)人在授權(quán)時所獲得的專利權(quán)保護范圍既包括“權(quán)利要求中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍?！保ㄒ?001年關于審理專利糾紛司法解釋第17條）因此專利權(quán)人確信所獲得專利權(quán)能夠禁止他人“相同”侵權(quán)，也能禁止他人“等同”侵權(quán)。也就是說，涉案專利的權(quán)利人對專利的“等同”保護存在“信賴利益”。 　　如前所述，涉案專利權(quán)人存在“信賴利益”，如果適用“捐獻原則”將會使專利權(quán)人本已獲得的“等同”侵權(quán)保護受到限制，即其中的一部分權(quán)利被“捐獻”給了公眾，一方面必將導致專利權(quán)人“信賴利益”損失，另一方面也有悖于立法法規(guī)定的原則。 　　因此，2009年10月1日前申請的發(fā)明專利所涉及的被訴侵權(quán)行為不應適用“捐獻原則”。 　　6、法理學上要求“創(chuàng)設性的司法解釋”不應溯及既往 　　司法解釋不僅僅是對法律適用進行擴張或者限制性的解釋。由于法律修改、制定程序的嚴格性必然決定了法律的“滯后性”，但是司法解釋具有“相對靈活性”的特點，利用司法解釋實現(xiàn)規(guī)則的更新是符合立法法的本意的。 那么“創(chuàng)設性的司法解釋”便具有了部分立法職能，如果繼續(xù)照抄照搬傳統(tǒng)的司法解釋具有溯及力的理論，那將會讓社會公眾為事后法承擔法律責任，違背法治原則，于情于理都不相符。最高人民法院在頒布創(chuàng)新型司法解釋時也會注意到這一問題。2001年12月21日公布的《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第83條規(guī)定：“本規(guī)定自2002年4月1日起施行。2002年4月1日尚未審結(jié)的一審、二審和再審民事案件不適用本規(guī)定。本規(guī)定施行前已經(jīng)審理終結(jié)的民事案件，當事人以違反本規(guī)定為由申請再審的，人民法院不予支持。本規(guī)定施行后審理的再審民事案件，人民法院依據(jù)《民事訴訟法》第184條的規(guī)定進行審理的，適用本規(guī)定。”后來，在2003年12月26日公布的《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》中規(guī)定：“本解釋適用于施行后新受理的一審案件?！钡沁@些規(guī)定是以人民法院“新受理的案件”，而不是“新發(fā)生的案件”，并不能說明創(chuàng)新型司法解釋已經(jīng)沒有了溯及既往的效力 。 　　可惜的是，2010年1月1日施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》并沒有意識到這一點，只在最后第20條規(guī)定為“本院以前發(fā)布的有關司法解釋與本解釋不一致的，以本解釋為準?！钡枪P者認為，基于上述理由，該司法解釋的第20條僅僅是對“相反性規(guī)定”的明確，目的是為了保持司法解釋的權(quán)威性，并沒有涉及“捐獻原則”的溯及力問題。 　　基于以上，筆者認為捐獻原則雖然已經(jīng)明文規(guī)定為司法解釋的一條原則，但是司法審判人員不應機械的適用而應考慮到“捐獻原則”的固有屬性，慎重適用， 即捐獻原則應當適用于“被訴侵權(quán)行為發(fā)生在2009年10月1日前；2009年10月1日后申請且授權(quán)的發(fā)明專利。” 　　參考文獻： 　?。?摘自：http://www.cipnews.com.cn/ 　　2.Unique Concept, Inc. v. Brown, 19 USPQ 2d 1500(1991) 尹新天著：《專利權(quán)的保護》第2 版，第407 頁，知識產(chǎn)權(quán)出版社2005 年4 月第2 版 　　3.李德山：《捐獻原則適用：平衡專利權(quán)人和公眾之間的利益》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)》2010年3月總第37期。 　　4.唐正旭：《論司法解釋溯及力的傳統(tǒng)與挑戰(zhàn)》，摘自：http://www.chinacourt.org/