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審慎專利許可過程中OEM、ODM條款

2013-11-14
北京快幫知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司     在敖謙平訴飛利浦公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案經(jīng)歷勝訴又被敗訴,再申請(qǐng)?jiān)賹?,引發(fā)業(yè)內(nèi)人士廣為關(guān)注, 其中主要是涉及到對(duì)專利實(shí)施許可合同中ODM(O r i g i n a l D e s i g nManufacturer 原始設(shè)計(jì)制造商)的條款理解的問題,針對(duì)該條款理解不同而產(chǎn)生不同的解釋導(dǎo)致中級(jí)法院和高級(jí)法院截然不同的判決,也給專利權(quán)人在專利實(shí)施許可過程中謹(jǐn)慎約定專利權(quán)的許可范圍和明確界定提起警示。   案件簡介   以敖謙平訴飛利浦案件為例,寧波市中級(jí)人民法院認(rèn)為:深圳和宏公司與敖謙平之間的涉案專利實(shí)施許可協(xié)議約:定敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用。上述約定的許可對(duì)象是深圳和宏公司,其制造、銷售的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的亦是深圳和宏公司公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品,協(xié)議約定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式,顯然不包含本案飛利浦公司委托深圳和宏公司定牌生產(chǎn)的這種O DM關(guān)系。依據(jù)專利法的規(guī)定,被許可人無權(quán)允許實(shí)施許可合同以外的任何單位和個(gè)人實(shí)施該專利。故飛利浦公司通過深圳和宏公司定牌生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為,并未獲得專利權(quán)人敖謙平的許可,已構(gòu)成侵權(quán);深圳和宏公司提供模具給其子公司實(shí)施生產(chǎn)并銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為,也構(gòu)成侵權(quán)。遂判決飛利浦公司和深圳和宏公司停止生產(chǎn)、銷售原告敖謙平享有的該發(fā)明專利權(quán)的產(chǎn)品,共同賠償原告經(jīng)濟(jì)損失80萬元,銷毀用于生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品的模具,銷毀庫存的侵權(quán)產(chǎn)品。被告向浙江省高級(jí)人民法院提起了上訴。   浙江省高級(jí)人民法院認(rèn)定寧波市中級(jí)人民法院判決事實(shí)認(rèn)定不清,適用法律不當(dāng),遂判決撤銷判決,駁回敖謙平的訴訟請(qǐng)求。其主要理由是:本案中被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)提供者是和宏公司,飛利浦公司僅授權(quán)和宏公司在涉案產(chǎn)品上使用其商標(biāo)和名稱,對(duì)于產(chǎn)品的技術(shù)來源、技術(shù)特征、制造、銷售以及售后服務(wù)等均由和宏公司及惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。因此,本案的生產(chǎn)模式應(yīng)當(dāng)屬于O D M方式,承接設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)的制造商惠州和宏公司稱為O DM廠商,所生產(chǎn)的產(chǎn)品為O DM產(chǎn)品。專利實(shí)施許可合同約定和宏公司可以許可第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式使用專利技術(shù),從該條款字面意思看, 并沒有對(duì)第三方作限定,也沒有限定限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司,同時(shí)合同第一條對(duì)“專利產(chǎn)品”定義為合同公司使用抓里技術(shù)制造的移動(dòng)插座、轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品,也未限定必須是使用和宏公司商標(biāo)的專利產(chǎn)品,且根據(jù)一、二審查明的事實(shí),專利產(chǎn)品系由惠州和宏公司進(jìn)行生產(chǎn),對(duì)這一事實(shí)作為當(dāng)時(shí)和宏公司員工的敖謙平是知曉并在一審中予以認(rèn)可的。因此,和宏公司在獲得飛利浦公司授權(quán)后,仍許可惠州和宏公司作為加工方,接受飛利浦的委托,使用被許可的專利技術(shù),以O(shè) D M方式生產(chǎn)標(biāo)注“P H I L I PS”商標(biāo)的專利產(chǎn)品,且在該產(chǎn)品上標(biāo)注了涉案專利號(hào),該行為符合和宏公司將專利技術(shù)許可惠州和宏公司以O(shè)EM、ODM委托加工方式生產(chǎn)專利產(chǎn)品的約定,應(yīng)當(dāng)屬于雙方專利實(shí)施許可合同中認(rèn)可的許可方式。這樣被告就不用承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任了。兩級(jí)法院對(duì)專利實(shí)施合同這一條款解釋的不同,導(dǎo)致截然不同的判決。是從合同字面意思解釋,還是根據(jù)合同簽署時(shí)當(dāng)事人的意識(shí)表示來解釋,是本案的一個(gè)關(guān)鍵。在討論這個(gè)問題之前,我們先了解一下OEM、ODM的模式,從而對(duì)本案能有一個(gè)更好地了解。   OEM與ODM之重   隨著過去30多年的改革,中國的經(jīng)濟(jì)得以突飛猛進(jìn)的發(fā)展,由于中國勞動(dòng)力廉價(jià)及原材料成本低廉等因素,中國一度成為世界的加工廠,“中國制造”也響譽(yù)世界。然而,進(jìn)入新世紀(jì)以來,主要靠委托加工出口(OEM)等模式的發(fā)展開始受制于資源約束、環(huán)境壓力、勞動(dòng)力緊張、原材料上漲、勞動(dòng)力成本增加等問題組合而成的風(fēng)險(xiǎn)與考驗(yàn),迫使企業(yè)由OEM轉(zhuǎn)型到ODM的發(fā)展模式。   OEM——Original Equipment Manufacture直譯是“原始設(shè)備制造商”,基本含義是指定品牌合作生產(chǎn),俗稱“代工”或“貼牌”,及產(chǎn)品上標(biāo)明的品牌生產(chǎn)者一般不直接生產(chǎn)產(chǎn)品,而是利用其掌握的“關(guān)鍵設(shè)計(jì)或其他核心技術(shù)”來負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品研究開發(fā),控制和利用銷售“渠道”來進(jìn)行銷售。一般情況下其生產(chǎn)能力有限,有時(shí)甚至連廠房、生產(chǎn)線都沒有,一般通過合同訂購的方式委托勞動(dòng)力低廉的同類產(chǎn)品廠家進(jìn)行生產(chǎn),將委托生產(chǎn)產(chǎn)品低價(jià)買斷,并直接貼上自己的商標(biāo)進(jìn)行銷售。這種委托他人生產(chǎn)的合作方式即為OEM,承接這加工任務(wù)的制造商就被稱為OEM廠商,其生產(chǎn)的產(chǎn)品就是O E M產(chǎn)品。這種方式是在電子產(chǎn)業(yè)大量發(fā)展起來以后才在世界范圍內(nèi)逐步生成的一種普遍現(xiàn)象,蘋果、微軟、I B M等國際上的主要大企業(yè)均采用這種方式。   而ODM是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,以前許多純粹靠廉價(jià)勞動(dòng)力、低成本、高效率的生產(chǎn)制造商發(fā)現(xiàn)利用O E M生產(chǎn)的方式利潤越來越低,于是開始考慮從O EM走上O DM的道路。O DM——O r i g i n a lDesign Manufacturer, “原始設(shè)計(jì)制造商”,即某制造商利用自身的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力生產(chǎn)出一款產(chǎn)品后,有可能會(huì)被另外一些品牌商看中,一般是比較有名的品牌商,其會(huì)要求配上該公司的品牌名稱來進(jìn)行生產(chǎn),又或者稍微修改一些設(shè)計(jì)(如按鍵位置)來生產(chǎn)。這樣做的最大好處是品牌商減少了自己研制的時(shí)間,能夠利用他人設(shè)計(jì)生產(chǎn)的產(chǎn)品,貼上自己的品牌迅速占領(lǐng)市場。有些人也習(xí)慣性稱這些產(chǎn)品是O E M,實(shí)際上應(yīng)該稱之為O DM。例如廣州國光電器致力于揚(yáng)聲器、音響等電聲電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售,以前主要做O EM,超過95%的產(chǎn)品出口到美國、歐洲、亞洲等國家和地區(qū),近幾年逐步發(fā)展起ODM模式,獲得了飛利浦、哈門等多家全球著名企業(yè)的支持和認(rèn)同。在工業(yè)生產(chǎn)中,在設(shè)計(jì)、采購、制造、銷售這幾個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的利潤節(jié)點(diǎn)中,設(shè)計(jì)和銷售的利潤最為豐厚,這也是為什么大部分國際公司一直緊抓不放的環(huán)節(jié),也同時(shí)是中國企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中應(yīng)該去學(xué)習(xí)和借鑒的。   在企業(yè)OEM和ODM模式生產(chǎn)過程中,很多情況下都會(huì)牽扯到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題,也有不少企業(yè)為此所困擾和苦惱。如在O E M委托生產(chǎn)過程中,委托方是否在中國擁有委托生產(chǎn)產(chǎn)品的專利、商標(biāo)或版權(quán),如果沒有,是否會(huì)與其他人的在先知識(shí)產(chǎn)權(quán)相沖突;在ODM設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程中,制造商生產(chǎn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是否會(huì)與其他人專利權(quán)、或著作權(quán)相沖突。一般來講,O E M模式會(huì)更多涉及商標(biāo)問題,O DM模式會(huì)更多涉及專利問題。本文主要來討論一下在專利權(quán)人許可其專利過程中,要特別注意在專利許可合同中的ODM條款,以免由于不了解其具體含義而導(dǎo)致自身利益受損。   企業(yè)合同明確OEM與ODM的重要性   根據(jù)《專利法》第十一條規(guī)定:“專利權(quán)被授予后,除本法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實(shí)施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后,任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實(shí)施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品?!?   那么,在此案中,惠州和宏公司作為O D M生產(chǎn)中的受托方將以實(shí)施專利制造的產(chǎn)品貼牌提供給委托方飛利浦公司,飛利浦作為委托方是否構(gòu)成侵權(quán)呢?我們可以將該案情簡化為這樣一個(gè)案例,甲公司是一家國際品牌電器制造公司,以O(shè) D M的方式委托境內(nèi)乙公司電器制造商生產(chǎn)電器,其中所使用一項(xiàng)技術(shù)是乙公司受境內(nèi)另一專利權(quán)人丙公司許可的。根據(jù)乙公司和丙公司的《專利實(shí)施許可合同》約定,乙公司有實(shí)施該專利的獨(dú)占許可的權(quán)利。由于市場上出售的甲公司商標(biāo)的電器使用的專利技術(shù)與丙公司的專利相同,丙公司將甲公司告上法庭。此案集中反映了O DM模式生產(chǎn)中涉及的專利權(quán)法律問題。在乙公司和丙公司之間有《專利實(shí)施許合同》中約定,乙公司有實(shí)施專利的權(quán)利以及采取專利方法制造產(chǎn)品的權(quán)利,并可以許可第三方以O(shè)EM、ODM模式委托生產(chǎn)。甲公司與乙公司ODM委托合同中存在兩種合同關(guān)系:一是商標(biāo)許可關(guān)系——甲公司許可乙公司在其制造的產(chǎn)品上使用其商標(biāo),只要乙公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是合法的,則甲公司應(yīng)該沒有責(zé)任;二是類似買賣關(guān)系——乙公司將專利產(chǎn)品賣給甲公司,在這一層法律關(guān)系中,由于甲公司并沒有直接實(shí)施丙公司的專利,只是從乙公司買進(jìn)了專利產(chǎn)品并實(shí)施銷售,并且乙公司是有權(quán)利實(shí)施涉及的專利的。根據(jù)“權(quán)利用盡”理論,丙公司享有的專利權(quán)已經(jīng)許可給乙公司,而乙公司將產(chǎn)品賣給甲公司時(shí)專利權(quán)已經(jīng)用盡了,因此,丙公司再向甲公司主張權(quán)利恐怕不能得到支持。當(dāng)然,如果乙公司沒有得到丙公司授權(quán),則甲乙公司承擔(dān)連帶責(zé)任在所難免,即便甲乙之間有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的免責(zé)條款,則是甲乙公司之間的責(zé)任,沒有辦法對(duì)外對(duì)抗第三人。   所以,在專利權(quán)人簽署許可專利實(shí)施的許可合同中約定被許可方不得以O(shè)EM或ODM方式實(shí)施該專利,或限定被許可方僅僅可以以自己品牌進(jìn)行銷售,將會(huì)避免此類事情的發(fā)生。   開頭提到的敖謙平訴飛利浦公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中,寧波中院和浙江高院對(duì)“專利實(shí)施許可合同約定和宏公司可以許可第三方以O(shè) EM、ODM委托加工的方式使用專利技術(shù)”理解有明顯不同,寧波中院認(rèn)為“深圳和宏公司與敖謙平之間的涉案專利實(shí)施許可協(xié)議約定敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式使用,上述約定的許可對(duì)象是深圳和宏公司,其制造、銷售的產(chǎn)品亦對(duì)應(yīng)的是深圳和宏公司公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品,協(xié)議約定的O EM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式,顯然不包含本案飛利浦公司委托深圳和宏公司定牌生產(chǎn)的這種O DM關(guān)系?!?而浙江高院則認(rèn)為“從該條款的字面意思看,并沒有對(duì)第三方作限定,也沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司”。   如果從合同字面意思來看,浙江高院的認(rèn)定也無可厚非,畢竟敖謙平與深圳和宏公司簽訂的專利實(shí)施許可合同第二條第5款約定:敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式使用。此處確可以解讀為,敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可惠州和宏以O(shè)DM方式接受飛利浦委托加工的方式使用。因?yàn)榇藯l約定沒有明確限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司。專利權(quán)人和寧波中院則認(rèn)為上述約定的許可應(yīng)該只解讀為“針對(duì)的對(duì)象是深圳和宏公司,其制造、銷售的產(chǎn)品亦對(duì)應(yīng)的是深圳和宏公司公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品,協(xié)議約定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式”有縮小限定范圍的意思。   如果合同雙方當(dāng)事人對(duì)合同條款的理解有爭議時(shí),應(yīng)該依照《中華人民共和國合同法》規(guī)定的所使用的詞句、合同的有關(guān)條款、合同的目的、交易習(xí)慣以及誠實(shí)信用原則,確定該條款的真實(shí)意思。而該專利實(shí)施許可合同的內(nèi)容是清楚的,正如浙江高院解釋的那樣,做進(jìn)一步限定的解釋是否得當(dāng)和必要。當(dāng)然,合同當(dāng)事人敖謙平說簽署合同時(shí)的意思表示是許可給深圳和宏公司實(shí)施此專利,并由深圳和宏公司許可給第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式為深圳和宏公司生產(chǎn)??赡苁菍?duì)O D M方式的具體涵義不是特別清楚。根據(jù)ODM模式的定義,此處如果是深圳和宏公司通過ODM委托加工的方式為深圳和宏公司生產(chǎn)產(chǎn)品,那該是由被委托方來自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,可能不會(huì)涉及到該專利。當(dāng)然如果敖謙平知道會(huì)有像飛利浦這樣知名國際公司通過O D M方式實(shí)施此專利,其許可給深圳和宏公司的專利許可費(fèi)或許就更高。就像唯冠知道購買其i P a d商標(biāo)的最終是蘋果公司,而不是英國的一個(gè)空殼I P公司,其心理期望值會(huì)高出很多一樣。 但根據(jù)商業(yè)的慣例,敖謙平畢竟和深圳和宏公司簽署了“約定和宏公司可以許可第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用專利技術(shù)”條款,如果說敖謙平當(dāng)時(shí)意思表示只是針對(duì)深圳和宏公司,則合同條款當(dāng)時(shí)應(yīng)該做一些相應(yīng)的調(diào)整。   這里提醒合同雙方當(dāng)事人在簽署合同時(shí)一定要謹(jǐn)慎,要咨詢專業(yè)的法律人士,以免對(duì)合同的一些內(nèi)容或詞語不了解,而導(dǎo)致簽署合同后的被動(dòng)。如果說敖謙平對(duì)合同條款存在重大誤解,倒是可以考慮是否能解除合同。   所以說中國企業(yè)在自主創(chuàng)新的發(fā)展進(jìn)程中,特別是在ODM模式生產(chǎn)中,委托方和受托方都應(yīng)該充分重視相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)問題。對(duì)于委托方來說,其在委托合同中應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)自己知識(shí)產(chǎn)權(quán),并通過盡職調(diào)查等手段來確保委托時(shí)不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán),同時(shí)也應(yīng)該要求受托方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬進(jìn)行充分披露;對(duì)于受托方所有,或被許可或通過共同開發(fā)或委托受托方開發(fā)的第三方來說,應(yīng)該在合同中明確權(quán)利歸屬或許可方式,對(duì)于許可實(shí)施專利時(shí),應(yīng)該對(duì)于ODM這種特殊的生產(chǎn)方式在許可合同中予以明確。對(duì)于合同中不清楚其定義的內(nèi)容,一定要咨詢專業(yè)法律人士,以免日后產(chǎn)生不必要的爭執(zhí)。
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